특허법 강의 - [8] 발명의 설명에만 기재된 발명의 특허법상 의의

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발명의 설명에만 기재된 발명의 특허법상 의의

 

1. 특허법상 지위

(1) 공지기술(Prior Art)로서의 지위(제29조 제1항 제2호 전단)

출원공개(제64조) 또는 등록공고(제87조)가 이루어지면 공지기술로 인정되어, 이후의 출원에 대한 신규성 또는 진보성 판단의 참증으로 인용될 수 있다.

(2) 확대된 선원의 지위(제29조 제3항)

선원주의 보완을 위해 확대된 선원 지위가 인정된다. 따라서 발명의 설명에만 기재된 발명에 대해서 타인의 권리화를 저지함으로써 권리저항을 받지 않을 수 있다는 실익이 존재한다.

(3) 선원의 지위 불인정(제36조)

발명의 설명에만 기재된 발명에는 선원의 지위가 인정되지 않는다.

(4) 특허권의 보호범위(제97조) 및 공중영역(Public Domain)으로서의 지위

특허권의 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 의해 정해진다. 따라서 발명의 설명에만 기재된 발명에는 독점 · 배타권이 인정되지 않으며 공중영역의 발명으로 취급된다.

2. 권리화 도모 방안

(1) 보정제도(제47조)

발명의 설명에만 기재된 발명은 보정을 통해 권리화를 도모할 수 있으나, 절차 안정 및 제3자의 불이익 방지를 위해 보정에는 시기 및 범위의 제한이 따른다.

(2) 분할출원(제52조)

발명의 설명에만 기재된 발명은 보정 기간, 거절결정불복심판 청구기간 또는 특허결정 또는 특허심결의 등본 송달일로부터 3월(단, 설정등록 이전)에 분할출원 가능하다. 분할출원은 보정이 불가능한 경우에 실익이 존재한다.

(3) 변경출원(실용신안법 제10조)

발명의 설명에만 기재된 발명은 최초 거절결정등본 송달일로부터 30일내 변경출원이 가능하다. 다만, 실용신안의 대상적격 등을 고려하여야 한다.

(4) 국내우선권주장출원(제55조)

발명의 설명에만 기재된 발명이라 하더라도 선출원 계속중, 선출원이 분할출원 또는 변경출원이 아닌 경우에는 권리화를 도모할 수 있다. 다만, 국내우선권주장출원시에는 선출원이 취하간주됨에 유의하여야 한다(제56조 제1항).

(5) 별도 출원

발명의 설명에만 기재된 발명이라 하더라도 별도 출원으로 권리화를 도모할 수 있다. 확대된 선원은 발명자가 동일하여 그 적용이 배제됨은 별론, 출원공개 후라면 신규성 위반의 위험이 있다는 점, 특허권 관리의 어려움이 있다는 점 등에 불이익이 존재한다.