특허법 강의 - [7] 청구범위의 청구항이 2 이상인 경우 특허법상 취급

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청구범위의 청구항이 2 이상인 경우 특허법상 취급

 

1. 심사단계

(1) 거절이유통지 및 의견서제출기회 부여

1) 강행규정

원칙적으로 심사관은 특허거절결정(제62조)을 하고자 할 때에는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야한다(제63조 제1항). 판례(96후177)는 제63조 제1항은 심사의 적정, 심사 제도의 신용유지를 위한 공익상 요구에서 기인한 강행 규정이라고 판시하였다.

2) 2007. 7. 1. 시행 개정법

07.7.1. 시행 개정법은 청구항이 2이상인 경우에는 거절이유통지서에 거절되는 청구항을 명시하고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 기재하여야 하는 것으로 규정하였다(제63조 제2항).

(2) 출원일체의 원칙

판례(2001후1044)는 청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우에는 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 출원 전부가 거절되어야 한다고 판시하였다.

2. 심판단계

(1) 특허의 취소신청 및 무효심판

특허의 취소신청 및 무효심판은 일부신청 또는 일부청구가 가능하고(제132조의2 제1항 단서, 제133조 제1항 단서), 일부취하도 가능하다(제132조의12 제2항, 제161조 제2항). 판례(99후2181)는 무효심판의 심결은 일부무효의 법리가 적용되어 일부인용 · 일부기각심결이 가능하다고 판시하였다. 취소신청의 결정도 일부인용 · 일부기각결정이 가능하다 할 것이다.

(2) 권리범위확인심판

권리범위확인심판은 일부청구가 가능하고(제135조 제2항), 일부취하도 가능하다(제161조 제2항). 특허법원 판례(2009허7031)는 권리범위확인심판의 심결은 청구항을 명확히 하지 않은 경우 모든 청구항을 심리해야 하고, 그렇지 않은 경우 판단 누락의 위법이 있다고 판시하였다.

(3) 정정심판

정정심판은 일부청구 및 일부취하가 불가능하다. 특허법원 판례(99허2174)는 정정심판의 심결은 일체불가분성으로 인해 일부인용 · 일부기각심결이 불가하다고 판시하였다.

(4) 거절결정불복심판

거절결정불복심판은 일부청구 및 일부취하가 불가능하다. 거절결정불복심판의 심리범위는 원결정의 거절이유에 한정되지 않고, 당해 특허출원의 청구범위에 기재된 모든 청구항이 특허요건을 충족했는지 여부를 전면적으로 재심리한다.

3. 심결취소소송단계

(1) 심결취소소송의 소송물

심결취소소송의 소송물은 ‘심결의 위법성 일반’이다. 이에는 심결의 실질적 판단의 위법인 실체상의 위법뿐만 아니라, 심판절차의 위법인 절차상의 위법도 포함된다. 따라서 당사자가 주장하는 심결 개개의 위법사유는 공격방어방법에 불과하다.

(2) 청구범위의 청구항이 2 이상인 경우

1) 심판의 심판물

가. 특허의 취소신청(제132조의2), 무효심판(제133조) 및 권리범위확인심판(제135조)의 경우

일부신청 또는 일부청구가 가능하다는 것(제132조의2 제1항 단서와 제133조 제1항 단서, 제135조)과 일부취하가 가능하다는 것(제132조의12 제2항, 제161조 제2항)을 고려해보면, 취소신청, 무효심판 및 권리범위확인심판은 청구항마다 심판물이 다르다고 할 것이다.

나. 거절결정불복심판(제132조의 17)의 경우

거절결정불복심판의 경우 일부청구 또는 일부취하가 인정될 수 없는 점, 2 이상의 청구항으로 되어 있는 경우 하나의 항에라도 거절이유가 있는 때에는 출원 전부가 거절되어야 하는 점에 비추어 청구항마다 별개의 심판물을 이룬다고 볼 수 없다.

2) 심결취소소송의 소송물

가. 문제점 및 학설

심결은 하나이므로 하나의 소송물이라고 보는 제1설, 심판물이 둘 이상이므로 소송물도 둘 이상이라는 제2설이 있다.

나. 판례

특허법원 판례(98허6308)는 청구범위의 각 청구항은 상호 독립되어 있는 독립된 발명으로서, 각 청구항에 대하여 한 개의 심결이 있는 경우 그 심결에 대한 취소소송은 청구항마다 별개의 소송물을 구성한다고 판시하였다.

다. 검토

심결취소소송의 제기는 항소가 아닌 신소의 제기이므로 민사소송법상의 상소불가분의 원칙이 적용될 수 없는바 청구항마다 각 심판물마다 소송물이라 봄이 타당하다. 따라서 제소기간 내 일부 청구항에 대해서 심결취소소송 제기한 경우, 제소기간이 경과했다면 청구취지를 확장하여 나머지 청구항에 대한 심결 취소를 구할 수 없다고 할 것이며, 나머지 청구항에 대하여는 심결이 확정된 것으로 취급한다.

4. 관련문제

(1) 둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙(제215조)

보상금청구권의 소멸(제65조 제6항), 무효심결에 대한 특허료의 반환(제84조 제1항 제2호, 제6호), 특허권의 소멸등록(제85조 제1항 제1호), 특허권 및 전용실시권의 등록의 효과(제101조 제1항 제1호), 중용권(제104조 제1항 제1호, 제3호, 제5호), 특허권 포기의 제한(제119조 제1항), 특허의 취소신청의 소급효(제132조의13 제3항)와 특허의 무효심판의 청구시기 및 소급효(제133조 제2항, 제3항), 정정심판의 청구시기(제136조 제7항), 이해관계인의 공동심판청구(제139조 제1항), 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한(제181조), 후용권(제182조)에 있어서, 청구범위에 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다.

(2) 2 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙(제215조의 2)

출원인이 특허비용을 효율적으로 관리할 수 있도록 하기 위해 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있도록 규정하였다(제215조의 2 제1항). 절차 명확성을 도모하기 위해, 일부 청구항을 포기하고자 하는 자는 특허권 등의 등록령 시행규칙에서 규정한 납부서에 그 취지를 기재하고, 설정등록료의 납부와 동시에 포기서를 함께 특허청장에게 제출하여야 한다(시행규칙 제19조의 2).