특허법 강의 - [19] 배경기술 기재 의무(제42조 제3항 제2호)

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배경기술 기재 의무

 

1. 배경기술의 개념

배경기술이란 발명의 기술상 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행조사 및 심사에 유용하다고 인정되는 종래 기술을 의미한다.

2. 배경기술 기재의무의 특허법상 도입의 취지

배경기술을 기재함으로써 명세서의 공개문헌으로서의 역할을 강화하고, 심사에 도움이 되게 하며, 특허협력조약의 배경기술 기재를 필수 사항으로 규정(PCT 규칙 5.1(a))하고 있다는 것을 반영하여 배경기술 기재의무를 규정하였다(제42조 제3항 제2호).

3. 배경기술 기재의 요건 및 부적법한 유형

(1) 배경기술 기재의 요건

1) 배경기술은 특허를 받고자하는 발명에 관한 것일 것

특허 받고자 하는 발명이란 ‘청구범위’에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 발명을 의미한다. 배경기술과 특허 받고자 하는 발명의 관련성의 유무는 발명의 기술적 과제, 과제 해결수단, 발명의 효과를 전체적으로 고려하여 판단한다.

2) 배경기술의 문헌정보의 기재 요부

배경기술 기재시 가급적 문헌정보도 함께 기재하여야 한다. 문헌정보란 특허문헌은 공보번호 등을, 비특허문헌은 저자, 간행물명, 발행연월일, 발행처 등을 말한다. 한편, 문헌정보만 기재하였더라도 그것이 적절한 배경기술을 개시하고 있는 것이라면 배경기술을 기재한 것으로 본다.

3) 배경기술을 알 수 없는 경우

기존 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의한 발명인 경우 인접한 종래 기술의 기재 또는 적절한 배경기술 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 배경기술의 기재를 대신할 수 있다.

(2) 배경기술기재의 부적법한 유형

배경기술을 전혀 적지 않은 경우, 기재된 배경기술이 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이 아닌 경우, 기재가 불충분하여 배경기술을 적은 것으로 볼 수 없는 경우 배경기술 기재가 부적법한 것으로 본다. 다만, 일률적 판단이 아닌 해당 기술분야의 상황을 고려하여 판단한다.

4. 위반시 법적 취급

제42조 제3항 제2호는 절차적 요건인바 이에 위배된 경우에는 거절이유(제62조)에만 해당한다.