특허법 강의 - [18] 발명의 설명에 관한 기재방법 (제42조 제3항)

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발명의 설명에 관한 기재방법

 

1. 발명의 설명에 관한 기재방법

발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재(제42조 제3항 제1호)하여야 하며, 배경기술을 기재하여야 한다(제42조 제3항 제2호).

2. 제42조 제3항 제1호

(1) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자

판례(95후95)는 제42조 제3항 제1호의 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자란 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자를 뜻한다고 판시하였다.

(2) 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재

1) 기재방법의 완화

구법은 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 하는 것으로 규정하였으나, 07.7.1 시행 개정법은 기술적 다양화 경향, 기재완화의 국제적 경향, 출원인의 편익 도모 측면에서 당해 발명의 기술분야의 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확 · 상세하게 기재하여야 함을 규정하였다.

2) 판례의 태도

가. 특수한 지식의 부가가 필요한 경우

판례(2005후1417)는 당해 기술분야의 통상의 기술자가 출원시를 기준으로 ‘특수한 지식 부가 없이’ 정확히 이해하고 용이하게 재현할 수 있도록 기재하여야 한다고 판시하였다.

나. 수많은 반복실험이 필요한 경우

판례(89후1080)는 동일한 실시방법으로 동일한 결과물을 얻을 수 없는 사건에서 수많은 반복실험을 통하여 동일한 결과를 얻을 수 있다고 하여도 이는 실험자에게 과도한 부담을 지우게 하는 것이므로 용이하게 실시할 수 있도록 개시되었다고 할 수 없다고 판시하였다.

다. 영어 원문을 첨부한 경우

판례(84후43)는 특허관계서류는 국어로 기재하여야 하므로, 영어 원문을 첨부하였어도 국어로 기재된 출원서 자체로 명확하게 파악할 수 없다면 당해 기술분야의 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 발명이 아니라고 판시하였다.

라. 실시예를 기재하지 않은 경우

판례(2010후2582)는 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도 당해 기술분야의 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 용이하게 재현 가능한 경우가 있으므로, 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니라고 하였다.

마. 범용성이 있는 수단인 경우

판례(92후49)는 어떠한 구성이 범용성이 있는 것으로 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다고 판시하였다.

3. 제42조 제3항 제2호(배경기술 기재 의무)

배경기술을 기재함으로써 명세서의 공개문헌으로서의 역할을 강화하고, 심사에 유용하며, 특허협력조약의 배경기술 기재를 필수 사항으로 규정(PCT 규칙 5.1(a))하고 있다는 것을 반영하여 배경기술 기재의무를 규정하였다(제42조 제3항 제2호).

4. 위반시 법적 취급

발명의 설명을 기재하지 않은 경우 반려사유(시행규칙 제11조)에 해당한다. 발명의 설명이 기재되어 있더라도 제43조 제3항 제1호에 위배된 경우에는 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2) 및 무효사유(제133조)에도 해당한다. 다만, 제42조 제3항 제2호는 절차적 요건인바 이에 위배된 경우에는 거절이유(제62조)에만 해당한다.