특허법 강의 - [16] 출원인이 다른 경우 동일발명에 대한 동일자 출원의 취급

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협의출원

1. 의의 및 취지

상표법과 달리 협의를 유도함으로써 경합하는 출원인 모두가 실시할 수 있도록 도모하기 위해, 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있어 서로 경합하는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(제36조 제2항).

2. 내용

(1) 경합출원이 특허되는 등 협의할 수 없을 경우

경합출원이 특허되는 등 협의할 수 없는 경우에는 해당 출원에 관한 심사를 진행한다. 경합출원이 특허된 경우에는 출원인간 실질적인 협의를 위하여 경합출원인에 대하여 경합 사실을 통보하고, 해당 출원의 출원인에게는 거절이유를 통지할 때 경합 사실을 기재하여 통지한다.

(2) 경합출원이 공개되고 심사청구된 경우

경합출원이 심사청구되어 있는 경우, 심사관은 기간을 지정하여 특허청장 명의로 협의요구를 한다. 이 경우 심사관은 경합출원과 해당 출원 모두에 대하여 협의요구와 함께 제36조 제2항 또는 제36조 제3항을 통지한다. 협의요구를 받은 후 출원인이 지정기간에 협의결과에 대한 신고 및 협의결과에 대한 조치를 하여 제36조 제2항 또는 제36조 제3항의 거절이유를 해소하고 다른 거절이유가 없을 경우에는 특허결정하고, 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 거절결정한다. 한편, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없으며, 특허청장이 기간을 정하여 협의명령을 하였음에도 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 협의는 성립되지 않은 것으로 본다(제36조 제6항).

(3) 경합출원이 공개되지 않거나 심사청구 되지 않은 경우

경합출원이 공개 및 심사청구될 때까지 또는 취하 혹은 포기될 때까지 심사를 보류한다는 취지를 해당 출원의 출원인에게 통지한다.

3. 협의절차를 거치지 않고 신규성 등을 사유로 한 거절결정의 적법여부

(1) 판례

판례(97후2576)는 동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에도 그 고안이 신규성이나 진보성의 결여로 거절되어야 하는 것인 이상 출원인간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 거절사정이 부적법하다고 할 수 없다고 판시하였다.

(2) 검토

우리 특허법은 모든 거절이유를 들어 거절하도록 강제하고 있지 않다는 점에서 협의절차 여부와 무관하게 신규성 등의 거절이유로 거절결정 할 수 있다고 할 것이다.