특허법 강의 - [21] 다항제 기재방법(제42조 제8항)

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다항제 기재방법

1. 의의 및 취지

일 군(群)의 발명은 하나의 특허출원 가능하도록 규정(제45조)하고, 주변한정주의 보완 측면에서 다항제(제42조 제8항)를 채택하여 출원인 보호에 적정을 기하고 있다.

2. 내용(시행령 제5조)

(1) 다항제의 정의

청구범위의 청구항은 독립항을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정 · 부가하여 구체화하는 종속항을 기재할 수 있다. 필요한 경우 그 종속항을 한정 · 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다(시행령 제5조 제1항).

(2) 다항제 기재방법

청구범위의 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 하고(시행령 제5조 제2항), 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다(시행령제5조 제4항). 2 이상의 항을 인용하는 청구하는 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 하며(시행령 제5조 제5항), 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용할 수 없다(시행령 제5조 제6항). 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 하며(시행령 제5조 제7항), 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고 그 기재 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다(시행령 제5조 제8항).

3. 위반시 법적 취급

제42조 제8항 및 시행령 제5조에 위배된 것은 형식적 하자에 불과한바 거절이유(제62조)만 해당하며, 정보제공사유(제63조의 2)나 무효사유(제133조)에 해당하지 않는다.

4. 관련 판례

(1) 판례(94후1558)는 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다 하더라도 청구범위가 명확 · 간결하게 기재되어 당해 기술분야의 통상의 기술자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있는 경우 그 명세서의 기재는 적법하다고 판시하였다.

(2) 특허법원 판례(2001허1433)는 시행령 제5조 제6항은 ‘2 이상의 항을 인용하는 청구항’을 대상으로 하고 있어, 하나의 청구항을 인용하는 청구항에서는 적용될 수 없다고 판시하였다.

(3) 특허법원 판례(2007허9477)는 청구범위에 기재된 청구항이 자신의 청구항과 같은 청구항을 인용하는 경우에는 그 청구범위를 확정할 수 없으므로 제42조 제4항 제2호 위반이라고 판시하였다. 이에 심사기준은 이 경우 제42조 제4항 제2호를 통지하거나, 인용되는 청구항을 먼저 기재하지 않은 것으로 제42조 제8항과 시행령 제5조 제7항을 함께 통지한다고 규정하고 있다.