특허법 강의 - [17] 출원인이 같은 경우 동일발명에 대한 동일자 출원의 취급

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동일인 경합출원

1. 출원 계속 중인 경우

판례(84후14)는 동일출원인에 의한 출원경합에 대한 실용신안법 제7조 제1항 단서의 적용에 있어서는 특단의 사정이 없는 한 동일출원인 사이의 협의는 있을 수가 없으므로 실용신안법 제7조 제1항 단서의 후단이 정하는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하는 것으로 어느 출원도 실용신안 등록 받을 수 없다고 판시하였다. 생각건대 협의제의 취지 및 제36조 제4항의 해석상 어느 하나의 출원을 취하 또는 포기하거나, 경합하는 청구범위를 삭제보정하는 경우라면 다른 하나의 출원은 협의제 위반이 아니라고 봄이 타당하다.

2. 심사기준

(1) 경합출원이 특허결정되거나 협의제를 이유로 거절결정된 경우

경합출원이 특허결정되거나 제36조 제2항 또는 제36조 제3항의 거절이유로 거절결정된 경우에는 심사관은 제36조 제2항 또는 제36조 제3항의 거절이유(다른 거절이유가 있는 경우에는 그 거절이유를 포함한다)를 통지한다.

(2) 경합출원이 특허결정 전인 경우

경합출원이 특허결정 전이라면 심사관은 제36조 제2항 또는 제36조 제3항의 거절이유를 살피지 아니하고 다른 거절이유를 통지한다. 출원인이 보정한 후에 통지된 다른 거절이유가 해소되지 않았다면 거절결정한다. 기통지된 거절이유가 모두 해소된 경우, 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원의 특허여부가 결정되지 않았고, 제36조 제2항 또는 제36조 제3항의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 등록결정한다. 심사관이 다시 심사하는 때에 경합출원이 특허결정되어 제36조 제2항 또는 제36조 제3항의 거절이유가 존재한다면 해당 출원에 대해 제36조 제2항 또는 제36조 제3항의 거절이유를 통지한다. 이때 경합출원의 청구범위가 마지막 보정된 날보다 늦게 해당 출원의 청구범위가 보정된 경우(다른 거절이유가 있다면 모두 최후거절이유인 경우)라면 최후거절이유를 통지하며 그렇지 않다면 최초거절이유를 통지한다. 즉, 경합출원과 해당출원의 최종 보정시기에 따라 해당 출원에 통지되는 거절이유가 최후거절이유인지 최초거절이유인지 결정된다.

3. 협의제를 간과하고 등록된 경우 

(1) 어느 하나의 특허권에 대해 무효심결이 확정된 경우

판례(89후1103)는 동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니라고 판시하였다. 생각건대 특허제도의 취지, 협의제의 취지 및 무효심결의 소급효(제133조 제3항)을 고려할 때 판례의 태도가 타당하다.

(2) 어느 하나의 특허권을 포기한 경우

판례(2005후3017)는 제36조 제3항 등의 적용에 있어 특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없다는 점, 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다고 판시하였다. 생각건대 특허권의 포기는 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당한바 판례의 태도가 타당하다.