특허법 강의 - [20] 청구범위의 기재방법(제42조 제4항)

※본 포스팅은 특허법에 대해 공부하시는 분들, 변리사 수험생, 지식재산능력시험(IPAT)을 준비하시는 분들을 위한 것입니다. 수험적으로 이용하시는 것은 무료입니다. 
※내용 중 판례는 가능한 원문을 링크하고자 했습니다. 다만, 미간행 판례나 심판사건의 경우에는 링크가 없을 수 있습니다. 
※본 포스팅은 2021.3.19.을 기준으로 작성되었습니다. 새로운 판례가 나오거나 내용이 업데이트 되면 내용이 수정될 수 있습니다.
※본 포스팅의 내용이나 특허에 궁금하신 점이 있으시면 댓글로 질문을 남겨주시면 확인하는대로 답변을 드리겠습니다. 
※본 포스팅의 내용 중에 잘못된 것이나 새로운 판례, 개정법 등의 사항이 반영되지 않은 것이 있다면 알려주세요. 추가 또는 수정하도록 하겠습니다.

 

청구범위의 기재방법

 

1. 청구범위의 기재 방법

청구항은 적어도 하나 이상 존재하여야 하며, 발명의 설명에 의해 뒷받침되고(제42조 제4항 제1호), 명확 · 간결하게 기재하여야 하며(제42조 제4항 제2호), 보호받고자 하는 사항을 명확히 알 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조 · 방법 등 또는 이들의 결합관계를 기재하여야 한다(제42조 제6항).

2. 발명의 설명에 의해 뒷받침되도록 기재(제42조 제4항 제1호)

(1) 취지

제42조 제4항 제1호의 위반시 특허 받을 수 없도록 한 것은 발명의 설명에 의해 공개되지 않는 발명에 독점 · 배타권을 부여하는 결과를 막기 위한 것이다(2010후2582 참조). 이는 제42조 제3항 제1호가 발명의 설명을 공개 문헌의 역할을 수행하게 하기 위한 규정인 것과 차이가 있다. 판례(2012후832)는 제42조 제4항 제1호의 위반 여부는 출원시 기술수준으로 통상의 기술자의 입장에서 청구범위 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의해 판단하여야 하고, 제42조 제3항 제1호와 같이 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단해서는 안 된다고 판시하였다.

(2) 내용

1) 청구범위와 발명의 설명의 내용상 일치

판례(2004후3362)는 출원시 기준으로 당해 발명의 통상의 기술자의 입장에서 청구범위와 발명의 설명이 ‘일치’하여, 그 명세서만으로 청구범위의 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 ‘일목요연하게 이해’할 수 있는지 여부로 판단할 것이라고 판시하였다.

2) 제42조 제4항 제1호 위반의 유형

심사실무는 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우, 발명의 설명과 청구범위에 기재된 발명 상호 간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우, 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 ‘수단’ 또는 ‘공정’으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명에 기재되어 있지 않은 경우, 출원시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 청구된 발명의 범위까지 발명의 설명에 기재된 내용을 확장하거나 일반화할 수 없는 경우, 발명의 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항에 기재되어 있지 않아 발명의 설명에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하는 경우가 이에 해당한다고 한다.

3. 명확하고 간결하게 기재(제42조 제4항 제2호)

(1) 취지

제42조 제4항 제2호의 위반시 특허 받을 수 없도록 한 것은 불명확한 발명은 권리서로서 역할을 수행할 수 없다는 점을 반영한 것이다.

(2) 내용

1) 제42조 제4항 제2호 위반의 유형

심시실무는 청구항의 기재내용이 불명확한 경우, 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐 결합관계가 기재되어 있지 않은 경우, 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우, 청구항의 기재가 장황하여 발명의 구성이 불명확한 경우, 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우, 지시대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우, 발명의 구성을 기재하지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재를 대용하는 경우 등이 이에 해당한다고 하였다.

2) 발명의 구성을 불명확하게 표현

가. 원칙

위 유형 중 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우란 임의적 · 선택적 사항이 기재된 경우, 비교기준이 불명확한 표현이 있는 경우, 부정적 표현을 사용한 경우, 수치한정발명에서 상한 또는 하한이 불명확하거나, 0을 포함하는 경우 및 이중수치 한정의 경우 등을 의미한다.

나. 예외

다만, 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현을 사용하더라도 발명의 특정에 문제가 없으면 불명확한 것으로 취급하지 아니한다. 특허법원 판례(2008허8303)도 특허발명의 내용이 당해 기술분야의 통상의 기술자에 의하여 쉽게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있어도 이를 실시 불가능하거나 제42조 제4항 제2호의 기재불비로 볼 수 없다고 판시하였다.

4. 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재(제42조 제6항)

(1) 구법 제42조 제4항 제3호

구법 제42조 제4항 제3호은 청구범위는 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재하여야 한다고 규정한바, 필수적 구성요소가 아닌 것을 기재하면 이에 의해 거절될 여지가 있었다.

(2) 2007. 7. 1. 시행 개정법

07. 7. 1. 시행 개정법은 구법 제42조 제4항 제3호 삭제하고 제42조 제6항 신설하여, 보호받고자 하는 사항을 명확히 알 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조 · 방법 등 또는 이들의 결합관계를 기재하여야 한다고 규정함으로써 기재방법의 다양화를 도모하였다.

5. 위반시 법적 취급

(1) 청구범위를 기재하지 않은 경우

청구범위를 기재하지 않은 경우 종래 반려 사유였으나, 07.7.1. 시행개정법은 청구범위유예제도를 도입(제42조의 2)하였는바 청구범위의 기재가 없다는 이유로 반려하지는 않으나, 소정의 기한 내(제42조의 2 제2항)에 청구범위를 기재하는 보정을 수행하지 않으면 그 기한의 되는 날의 다음 날에 당해 특허출원은 취하된 것으로 간주된다(제42조의 2 제3항).

(2) 청구범위의 기재방법을 위반한 경우

제42조 제4항 제1호 및 제2호에 위배된 경우에는 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2) 및 무효사유(제133조)에도 해당한다. 다만, 제42조 제6항은 청구범위 작성에 바람직한 지침정도로 이해되는바 이에 위배된 경우에도 거절이유, 정보제공사유 및 무효사유에 해당하지 아니한다.