특허법 강의 - [14] 확대된 선원주의(제29조 제3항)

※본 포스팅은 특허법에 대해 공부하시는 분들, 변리사 수험생, 지식재산능력시험(IPAT)을 준비하시는 분들을 위한 것입니다. 수험적으로 이용하시는 것은 무료입니다. 
※내용 중 판례는 가능한 원문을 링크하고자 했습니다. 다만, 미간행 판례나 심판사건의 경우에는 링크가 없을 수 있습니다. 
※본 포스팅은 2021.3.12.을 기준으로 작성되었습니다. 새로운 판례가 나오거나 내용이 업데이트 되면 내용이 수정될 수 있습니다.
※본 포스팅의 내용이나 특허에 궁금하신 점이 있으시면 댓글로 질문을 남겨주시면 확인하는대로 답변을 드리겠습니다. 
※본 포스팅의 내용 중에 잘못된 것이나 새로운 판례, 개정법 등의 사항이 반영되지 않은 것이 있다면 알려주세요. 추가 또는 수정하도록 하겠습니다.

 

확대된 선원주의

 

1. 의의 및 취지

선출원주의를 보완하고, 공유재산의 사유화 방지, 심사청구제도의 효율성 제고 및 방어출원의 억제를 위해, 당해 출원일 전 출원하여 당해 출원 후에 출원공개된 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명은 특허를 받을 수 없음을 규정하고 있다.

2. 판단 방법 및 확대된 선원의 지위

(1) 원칙

심사관 · 심판관 · 법관이 동일성 판단방법에 따라 당해 출원의 청구항과 타출원의 최초 명세서 및 도면의 내용을 비교하여 판단한다. 특허독립의 원칙상 국내에 출원된 것만을 고려하여 판단한다. 타출원은 당해 출원일 전에 출원된 것이어야 하며 타출원은 당해 출원 후 공개된 것이어야 한다.

(2) 적용의 예외

1) 발명자 또는 출원인이 동일한 경우

진정한 발명자 보호 및 발명의 설명에만 기재된 발명의 권리화 할 기회를 부여하기 위해, 타출원과 당해 출원의 발명자가 동일하거나 출원시를 기준으로 출원인이 동일한 경우에는 제29조 제3항의 적용이 배제된다(제29조 제3항 단서).

2) 무권리자출원의 경우

타출원이 무권리자출원이라 하더라도 출원공개되었다면 발명자를 제외한 제3자에 대해서는 확대된 선출원주의가 적용된다.

(3) 확대된 선출원의 지위

1) 타출원이 소급하여 소멸한 경우

타출원이 출원공개되었다면 그 이후 그 타출원이 무효 · 취하 · 포기 또는 거절결정이 확정되는 등 소급하여 소멸하더라도 확대된 선원의 지위가 인정된다.

2) 미완성 발명의 경우

판례(2000후2248)는 제29조 제3항에서 규정하는 이른바 확대된 선원의 지위는 문제의 선출원 발명이 완성된 발명임을 전제로 하는 것이므로 성질상 미완성 발명은 위 규정에 의한 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다고 판시하였다.

3. 구체적인 경우

(1) 분할출원 또는 변경출원의 확대된 선원의 지위

분할출원은 원출원 자체에 확대된 선원의 지위가 인정될 수 있으므로 실익이 없어 분할출원일을 기준으로 판단한다(제52조 제2항 제1호). 변경출원도 변경출원일을 기준으로 판단하는데(제53조 제2항 제1호), 변경출원은 원출원의 출원공개 전에 원출원이 취하간주(제53조 제4항)되어 원출원에 확대된 선원의 지위가 인정되지 않을 수 있으므로 주의가 필요하다.

(2) 조약우선권주장출원의 확대된 선원의 지위

조약우선권주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 제1국 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제1국 출원일을 기준으로 판단한다.

(3) 국내우선권주장출원의 확대된 선원의 지위

국내우선권주장출원의 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 선출원일을 기준으로 판단한다(제55조 제3항). 특히 국내우선권주장출원이 출원공개 등이 되면 선출원도 출원공개된 것으로 보아 국내우선권주장출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서 확대된 선원주의를 적용한다(제55조 제4항). 다만, 이중우선(제55조 제5항)에 해당하는 경우에는 판단시점이 선출원일로 소급되지 않는다.

(4) 국제특허출원의 확대된 선원의 지위

타출원이 국제특허출원인 경우 국내 출원공개 또는 국제공개가 이루어지면 확대된 선출원의 지위가 인정되고, 그 범위는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이다(제29조 제5항). 다만, 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원에 대해서는 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다(제29조 제7항).

4. 위반시 법적취급

확대된 선출원주의에 위반된 발명은 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2), 및 무효사유(제133조)에도 해당한다. 또한, 심사시에 간과된 타출원에 의해 확대된 선출원주의에 위배되는 경우 등록 후에도 무효사유(제133조) 뿐만 아니라 취소신청사유(제132조의 2)에도 해당한다.