특허법 강의 - [13] 진보성 판단방법

※본 포스팅은 특허법에 대해 공부하시는 분들, 변리사 수험생, 지식재산능력시험(IPAT)을 준비하시는 분들을 위한 것입니다. 수험적으로 이용하시는 것은 무료입니다. 
※내용 중 판례는 가능한 원문을 링크하고자 했습니다. 다만, 미간행 판례나 심판사건의 경우에는 링크가 없을 수 있습니다. 
※본 포스팅은 2021.06.08.을 기준으로 작성되었습니다. 새로운 판례가 나오거나 내용이 업데이트 되면 내용이 수정될 수 있습니다. 
※본 포스팅의 내용이나 특허에 궁금하신 점이 있으시면 댓글로 질문을 남겨주시면 확인하는대로 답변을 드리겠습니다. 
※본 포스팅의 내용 중에 잘못된 것이나 새로운 판례, 개정법 등의 사항이 반영되지 않은 것이 있다면 알려주세요. 추가 또는 수정하도록 하겠습니다.

 

진보성 판단방법

 

1. 일반적 판단방법

(1) 내용

진보성의 유무는 출원전 당해 기술분야의 통상의 기술자가 청구항에 기재 발명을 공지 등이 된 발명(제29조 제1항 각호)으로부터 용이하게 발명할 수 있는지를 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 종합하여 판단한다. 한편, 신규성과 달리 복수의 인용발명을 조합하는 것도 가능하다.

(2) 진보성 판단의 근거가 되는 선행문헌의 범위

최근 판례(2013후2873, 2013후2880)는 진보성 판단은 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 전체 기재에 의하여 당해 기술분야의 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 하며, 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여야 한다고 판시하였다.

2. 구체적 판단방법

(1) 용이성 판단

출원발명과 인용발명을 대비하여 그 구성의 차이를 명확히 한 후, 인용발명으로부터 출원 발명으로 이르게 된 것이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 판단한다.

(2) 용이성 판단의 근거

1) 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것

인용발명에 출원에 대한 시사가 있는 경우, 기능 · 작용이 공통되는 경우, 인용발명과 출원발명의 과제가 공통되는 경우, 기술분야가 관련성이 있는 경우에는 통상의 기술자가 인용발명에 의해 출원발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

2) 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것

목적 달성을 위해 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화 또는 호적화, 균등물의 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 설계 변경은 특별한 사정이 없는 한 진보성이 부정된다.

3) 유리한 효과

이질적이거나 동질이라도 양적으로 현저한 차이가 있으면 진보성이 인정된다.

3. 참고적 판단방법

(1) 상업적 성공

판례(2006후3052)는 상업적 성공은 진보성 판단의 참고 사항 중 하나에 불과하고, 그 점만으로 진보성을 인정할 수 없다고 하였다.

(2) 출원 전 장기간 미실시

판례(2006후3052)는 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수 없다고 판시하였다.

(3) 외국에서의 특허성 판단

판례(2002후1775)는 외국에서 출원발명과 동일 유사한 발명이 등록되었다는 사정은 그 법제와 실정을 달리하는 우리나라에서 특허성 판단의 참고자료가 될 뿐 동일한 결론을 내려야 할 아무런 근거가 될 수 없다고 판시하였다.

(4) 정부기관으로부터 지정 또는 인정

특허법원 판례(2000허6189)는 정부기관의 인증 받은 사실 만으로 신규성 및 진보성을 충족한다고 할 수 없다고 판시하였다.

4. 관련문제

(1) 선택발명의 진보성 판단

특허법원 판례(2009허8973)는 선택발명을 구성하는 하위개념 모두가 인용발명과 이질적 효과가 있거나, 동질이라도 현저한 효과가 있어야 한다고 판시하였다.

(2) 수치한정발명의 진보성 판단

공지기술로부터 실험적으로 최적 또는 호적의 수치범위를 선택하는 것은 일반적으로 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 판례(2003후1000)는 수치범위 전체에 이질적이거나, 동질이라도 현저한 효과가 있고, 수치범위를 경계로 유리한 효과와 관련된 특성에 급격한 변화가 있는 경우에 한해 진보성이 인정된다고 판시하였다.

(3) 결합발명의 진보성 판단

1) 결합발명의 개념

결합발명이란 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 의미한다.

2) 결합발명에 있어 진보성 판단의 대상

판례(2005후3277)는 ‘각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체’로서의 기술적 사상이 진보성 판단의 대상이 되므로 복수의 구성요소를 분해한 개별 구성요소들의 공지 여부만을 따져서는 안 되고 특유의 과제해결 원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져야 하며, 이때 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다고 판시하였다. 심사실무는 유기적 결합된 것끼리 구성요소를 분리하지 않고 결합된 일체로써 대응되는 구성과 대비한다.

3) 결합발명에 있어 선행기술을 둘 이상 결합하여 진보성을 판단하기 위한 요건

심사실무는 둘 이상의 선행기술을 결합하는 것은 가능하나, 그 결합은 당해 기술분야의 통상의 기술자가 출원시에 용이하게 할 수 있는 경우에 한하며, 개수의 제한이 없다고 한다. 판례(2008후3377)도 원칙적으로 둘 이상 인용발명을 결합하여 진보성 판단이 가능한 것으로 보며, 인용기술을 조합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시 · 동기가 선행기술에 있거나, 당해 기술분야의 제반사정에 비추어 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 조합에 이룰 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성이 부정된다고 판시하였다.

(4) PbP(Product by Process) 청구항의 진보성 판단

과거 판례(2007후4328)는 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 물건으로 특정되는 발명만을 공지된 발명과 비교하면 된다고 판시하였으나, 최근 판례(2011후927)는 제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 대상은 물건 그 자체이며, 물건 발명의 특허청구범위는 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이므로 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다고 판시하였다.

(5) 마쿠쉬 청구항의 진보성 판단

1) 마쿠쉬 청구항의 경우 그 선택요소 중 어느 하나가 진보성이 없으면 청구항 전체의 진보성이 부정된다.

2) 최근 판례(2019후10609)는 "선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다."고 판시하였다. 나아가 동 판례는 "위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다"고 판시하였다.

(6) 실용신안 제도에 있어서 진보성 판단기준

최근 특허법원 판례(2018허6771)는 “실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 ‘소발명’을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.”라고 판시한 바 있다.