특허법 강의 - [15] 선원주의(제36조)

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선원주의(제36조)

 

1. 의의 및 취지

중복특허의 배제, 권리안정화의 도모, 발명의 조기공개 유도를 위해 동일한 발명에 대해 2 이상의 출원이 경합하는 경우 최선 출원에만 특허권을 허여한다.

2. 판단방법

심사단계에서는 심사관이, 거절결정불복심판이나 무효심판에서는 심판관이, 이들에 대한 심결취소소송에서는 법관이 동일성 판단방법에 따라 당해 출원의 청구항과 선출원의 청구항을 비교하여 판단한다. 동일자 출원에 대해서는 협의제(제36조 제2항)만이 문제된다.

3. 선원의 지위

(1) 포기 또는 거절결정 · 거절한다는 취지의 심결이 확정된 출원

선원의 지위란 후출원을 배제할 수 있는 지위로서 출원과 동시에 인정된다. 다만, 무효 또는 취하된 출원, 포기 또는 거절결정 · 거절한다는 취지의 심결이 확정된 출원의 경우에는 선원의 지위가 인정되지 않는다(제36조 제4항).

(2) 무권리자 출원

정당권리자가 불측의 피해를 받는 것을 방지하기 위해 무권리자 출원의 경우에도 선원의 지위가 인정되지 않는다(제36조 제5항).

(3) 미완성 발명의 출원

미완성 발명의 선원의 지위에 대해 명시적 판례는 없으나, 확대된 선출원과 마찬가지로 선원의 지위가 인정되지 않는다고 볼 것이다.

4. 흠결시 법적 취급

선출원주의에 위반된 발명은 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2) 및 무효사유(제133조)에도 해당한다. 또한, 심사시에 간과된 선출원에 의해 선출원주의에 위배되는 경우 등록 후에도 무효사유(제133조) 뿐만 아니라 취소신청사유(제132조의 2)에도 해당한다.

5. 선출원주의의 예외와 보완

(1) 선출원주의의 예외

출원일 소급효가 인정되는 정당권리자출원(제35조), 분할출원(제52조) 및 변경출원(제53조)의 경우나 판단시점이 소급되는 조약우선권주장출원(제54조), 국내우선권주장출원(제55조)의 경우에는 소급된 시점을 기준으로 판단한다.

(2) 보완

우리법은 선원주의 하에서 다른 제도를 통해 선발명주의적 요소를 보완하고 있다. 선발명주의적 요소의 제도로는 확대된 선원주의(제29조 제3항), 보정(제47조), 청구범위유예제도(제42조의 2) 및 외국어특허출원제도(제42조의 3), 심사청구제도(제59조), 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(제96조), 선사용권(제103조) 등이 있다.