특허법 강의 - [2] 직무발명

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직무발명

 

1. 의의 및 취지

직무발명제도의 궁극적 목적은 종업원 등과 사용자 등의 권리관계 조정을 통해 직무발명을 활성화하여 산업발전에 이바지함에 있다.

2. 직무발명의 성립요건 및 판단시점

(1) 성립요건(발명진흥법 제2조 제2호)

종업원 등이 직무에 관하여 발명한 것이, 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조 제2호).

(2) 사용자 등의 업무범위 및 종업원 등의 직무범위

사용자 등의 업무 범위에 관하여 정관에 정해지 목적 범위 내로 한정 해석하자는 견해가 있으나 기술적 관련성을 고려하여 구체적 · 개별적으로 판단할 것이다. 한편, 종업원 등의 직무 범위와 관련하여 판례(91후1113)는 종업원 등의 직무 범위로 보아 발명을 꾀하고 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 포함한다고 판시하였다.

(3) 판단시점

발명의 완성 시점을 기준으로 직무발명의 성립요건을 판단한다. 판례(97도516)는 직무발명의 통상실시권을 취득하는 자는 직무발명 완성시 사용자라 판시하였다.

3. 법적취급

(1) 사용자 등의 권리 · 의무

1) 법정실시권(발명진흥법 제10조 제1항)

공평의 견지에서 직무발명의 기반을 제공한 사용자를 보호하기 위해 사용자 등에게 전범위 무상의 통상실시권을 인정한다. 다만, 대기업의 경우 예약승계 규정 등이 없는 경우에는 통상실시권이 인정될 수 없다.

2) 예약승계(발명진흥법 제10조 제3항)

가. 직무발명에 대한 예약승계의 법적성질

예약승계설, 편무예약설, 정지조건부 양도계약설, 일방예약설이 있으나, 발진법 제13조 제2항 규정상 일방예약설의 입장으로 해석한다.

나. 예약승계와 일부무효의 법리(민법 제137조)

직무발명 ‘외’의 종업원 등의 발명에 대하여 ‘미리’ 사용자 등에게 그 발명에 관한 권리를 승계하는 계약이나 근무 조항은 무효이다(발진법 제10조 제3항). 다만, 가분성 및 예측가능성이 인정되는 범위 내에서 일부무효법리에 따라 직무발명에 한하여 유효한 것으로 해석한다.

다. 종업원 등이 예약승계에 반하여 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도한 경우

특허 받을 수 있는 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속하며, 특허 받을 수 있는 권리는 이전의 경우 출원이 대항요건임이 원칙(제38조 제1항)이므로 사용자는 원칙적으로 제3자에게 대항이 불가하다. 하지만 사용자의 보호도 필요하며 직무발명의 해외 유출 방지를 위해 이에 대한 제재가 필요할 것으로 사료된다.

3) 동의권

종업원이 특허권을 포기, 정정청구(제133조의 2), 정정심판(제136조)을 청구할 경우 사용자의 동의가 필요하다.

4) 공동발명(발명진흥법 제14조)

가. 내용

직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 예약승계규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 승계한 사용자와 제3자 사이에 공유관계 성립한다.

나. 제37조 제3항과의 관계

사용자의 승계시 제3자의 동의 요부에 대해 발진법 제14조와 특허법 제37조 제4항 사이에 충돌할 여지가 있으나, 특별법 우위 원칙에 따라 제3자 동의 없이 사용자가 승계 가능하다 할 것이다. 판례(2012도6676)는 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자 동의 없이도 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 가진다고 판시하였다.

5) 승계여부 통지의무(발명진흥법 제13조)

종업원에게 발명완성을 통지받은 날로부터 4월내에 문서로 승계 여부를 알려야 한다. 승계 의사를 알린 때부터 승계된 것으로 간주하며(발진법 제13조 제2항), 승계 여부를 알리지 않은 경우에는 종업원의 동의 없이는 통상실시권이 인정되지 아니한다(발진법 제13조 제3항).

6) 보상금 지급의무(발명진흥법 제15조 제1항)

사용자가 직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계 또는 전용실시권 설정 받은 경우 종업원에게 보상하여야할 의무가 있다.

7) 출원유보시의 보상의무(발명진흥법 제16조)

출원 유보 · 포기 · 취하하는 경우에도 보상의무가 있으며, 보상액은 특허 등록시 종업원이 얻을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 판단하여야 한다.

(2) 종업원 등의 권리 · 의무

1) 특허를 받을 수 있는 권리의 원시취득(제33조 제1항 본문)

가. 발명자주의와 사용자주의

직무발명의 권리귀속과 관련, 종업원에게 귀속한다는 발명자주의와 사용자에게 귀속한다는 사용자주의가 대립한다.

나. 우리 특허법 및 판례의 태도

제33조 제1항의 규정과 직무발명은 사용자의 승계 통지 시에 사용자에게 귀속된다는 점을 고려하면 우리법은 발명자주의를 취하고 있다. 판례(91후1113)도 실용신안법은 발명자주의를 취한다고 판시하여 이를 명확히 하고 있다.

2) 보상을 받을 권리(발명진흥법 제15조 제1항)

직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계가 있거나 전용실시권 설정이 있는 경우 종업원은 사용자에게 보상을 받을 권리가 있다.

3) 발명자 게재권(파리협약 제4조의 3)

파리협약에 따라 출원서에 발명자로 명시될 권리가 있다.

4) 비밀유지의무(발명진흥법 제19조)

사용자가 직무발명 출원시까지 비밀 유지 의무가 있으며, 위반시 3년 이하 징역 또는 3천만원 벌금에 처한다(발진법 제58조).

5) 발명의 완성사실 통지의무(발명진흥법 제12조)

직무발명 완성시 지체없이 문서로 사용자에게 알려야 하며, 2인 이상이 공동 발명한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

4. 공무원의 직무발명

(1) 공무원의 직무발명의 승계

일반적인 경우 공무원의 직무발명은 지자체나 국가가 승계하며, 그 발명에 대한 특허권 등은 국유(國有)나 공유(公有)로 한다. 국 · 공립학교 교직원의 직무발명은 전담조직이 승계하며, 그 발명의 특허권 등은 전담조직의 소유로 한다.

(2) 국유 특허권의 처분 및 관리

국유로 된 특허권의 처분과 관리는 국유재산법 제8조에도 불구하고 특허청장이 관장한다.

(3) 공무원의 직무발명에 대한 보상

공무원의 직무발명도 발진법 제10조 제2항에 따라 국가나 지자체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다.