특허법 강의 - [5] 자기지정

자기지정

 

1. 의의 및 취지

자기지정이란 자국의 국내 출원 또는 자국만을 지정국으로한 PCT 출원에 기초하여 우선권 주장을 하면서 국제출원을 하는 경우에 자국을 지정국에 포함시키는 것을 의미한다. 이는 국제출원 활용 촉진 및 국제출원절차의 단일화를 도모하기 위함이다.

2. PCT 제8조

(1) PCT 제8조(1) 및 PCT 제8조(2)(a)

국제출원도 우선권 주장을 수반할 수 있으며(PCT 제8조(1)), 이 경우 우선권의 요권과 효과는 제54조가 적용되지 않고 파리협약 제4조가 적용되며(제199조 제2항), 절차는 PCT에 의한다(PCT 제8조 제2호).

(2) PCT 제8조(2)(b)

각 체약국의 국내 법제가 달라 통일적 규율이 곤란한바, 자기지정의 경우 절차는 PCT에 의하지만, 우선권 요건 · 효과는 당해 지정국의 국내법(제55조, 제202조)에 의한다(PCT 제8조(2)(b)).

3. 우선권 주장의 요건 · 절차 및 효과

(1) 우선권주장의 요건(제55조)

국내우선권주장이 적법하기 위해서는 분할 내지 변경출원이 아닌 국내우선권주장의 선출원이 특허청에 계속중이어야 하며, 특허를 받으려는 자가 선출원일로부터 1년 내 출원하여야 한다.

(2) 절차

절차적으로는 PCT 제8조(2)(a)에 의해, 국제출원서에 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 하고, 증명서류는 우선일로부터 1년 4월 내 수리관청 또는 국제사무국에 제출하여야 한다. 한편, 우선일로부터 2년 6월이 지나기 전과 국내서면제출기간 전에 출원인이 심사청구를 하기 전 중에서 빠른 날까지 우선권 주장의 일부 또는 전부를 취하할 수 있다.

(3) 효과

선출원이 국내출원인 경우에는 선출원일로부터 1년 3개월 경과한 다음 날 취하 간주되나(제56조 제1항), 선출원이 국제특허출원인 경우에는 기준일 또는 국제특허출원인 경우에는 국제출원일로부터 1년 3개월 또는 기준일 중 늦은 때에 취하간주 된다(제202조 제3항 제3호). 자기지정에 의한 우선권주장을 수반하여 국제특허출원된 발명 중에서 선출원이 국내출원인 경우에는 선출원에 최초로 첨부한 명세서 및 도면에 기재한 발명에 대하여 판단시점이 소급하고(제55조 제3항), 선출원이 국제특허출원인 경우에는 원문에 기재된 발명에 대해서 판단시점이 소급한다(제202조 제3항 제1호). 후출원이 국제공개되면 선출원도 출원공개된 것으로 보아, 선출원에 대해 공통으로 기재된 발명의 확대된 선출원의 지위가 인정된다(제202조 제2항, 제3항). 다만, 선출원이 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반한 출원인 경우에는 중복우선된 범위내에서는 우선권주장의 효력을 인정하지 않는다(제55조 제5항).

4. 관련문제

(1) 자기지정에 있어 선출원이 국내출원인 경우의 쟁점

1) 선출원로부터 1년 3월 경과한 때 취하간주되는지 여부

가. 문제점

선출원이 국내출원인지 PCT 출원인지에 따라 취하간주 시점이 달라져 형평성에 맞지 않다는 비판이 있었다.

나. 판례

판례(2005후2168)는 국내출원을 기초로 자기지정하여 국제특허출원한 사건에서 원출원은 제56조 제1항에 따라 그 출원일로부터 1년 3월 도과시 취하 간주된다고 판시하였다.

다. 검토

명문의 규정상 타당한 판시이다. 다만, 국내출원을 기초로 하는 경우 PCT출원을 기초로 할 때보다 사실상 우선권 취하간주기간이 단축되는 결과가 되고, 후출원인 국제출원이 취하간주되면 어느 발명도 보호받을 수 없는 점, 후출원이 국내단계 진입전에도 국내법상 효력이 미칠 수 있다는 점에서 입법론적 해결이 필요하다 할 것이다.

2) 신뢰보호의 원칙에 반하는지 여부

판례(2005후2168)는 행정청의 처분에 대해 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위해서는, 행정청의 공적 처분이 있고, 개인이 귀책사유 없이 이를 신뢰하였으며, 행정청이 이에 반하는 처분을 하여, 개인의 신뢰가 침해되는 결과를 초래하여야 하는데, 국내출원이 취하간주되었음에도 이를 간과하고 진행한 것이 신뢰의 대상이 되는 특허청의 공적인 견해표명이라고 보기 어려워, 이 사건에서 취하간주 된 것이 신뢰보호 원칙에 반한다고 볼 수 없다고 판시하였다.

(2) 국내우선권주장을 수반한 국제특허출원시 특별수권의 요부

특허법원 판례(2004허8671)는 국내우선권주장을 수반한 국제특허출원서 제출 시에는 특허법이 적용되지 않고 특허협력조약이 적용되어 특허협력조약에서 정하고 있는 우선권 주장의 절차 이외에 국내에서 별도로 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 할 필요가 없으므로, 대리인이 국내에서 우선권주장을 하기 위해서는 특별수권을 얻어야 한다는 제6조가 적용될 여지가 없다고 판시하였다.