특허법 강의 - [3] 국제조사 및 국제예비심사(제198조의 2)

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국제조사 및 국제예비심사(제198조의 2)

1. 의의 및 취지

국제조사란 국제조사기관이 국제출원과 관련된 최소한의 선행기술의 존재여부를 확인하고자 하는 것이며(PCT 제15조 제2호, 제4호), 국제예비심사란 청구의 범위에 기재되어 있는 발명이 신규성, 진보성 및 산업상의 이용가능성을 가지는지 여부에 대한 예비적이고 구속력이 없는 견해를 표시하는 것이다(PCT 제33조 제1호).

2. 필수적 절차인지 여부

국제조사는 모든 국제출원을 대상으로 하는바 필수적 절차에 해당하나(PCT 제15조 제1호), 국제예비심사는 국제출원의 출원인의 청구에 의해서 이루어지는 임의적 절차에 해당한다(PCT 제31조 제1호). 국제예비심사의 청구는 국제조사 보고서 및 견해서 송달일로부터 3월 또는 우선일로부터 22월 중 늦은 날까지 가능하다(시행규칙 제106조의 23).

3. 주체

국제조사는 모든 국제출원을 그 대상으로 하는바 국제출원을 할 수 있는 자가 이용가능하나, 국제예비심사는 PCT 제2장에 구속된 체약국 거주자 또는 국민으로서 그러한 체약국을 위해 행동하는 수리관청에 출원한 경우에 한해 청구 가능하다(PCT 제31조 제2호(a)). 한편, 국제조사는 국제조사기관이, 국제예비심사는 국제예비심사기관이 수행한다.

4. 자동지정제도 및 자동선택제도

국제출원의 출원서 등이 제출된 경우 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 PCT 체약국의 지정이 행하여진 것으로 본다. 국제예비심사 청구서가 제출된 경우, PCT 제2장의 효력이 미치는 모든 지정국이 선택된 것으로 본다.

5. 국제단계의 보정

(1) PCT 제19조 보정 및 PCT 제34조 보정의 공통점

양자는 모두 국제단계의 보정에 관한 것으로 각 지정국에서 중복되는 노력을 경감할 수 있다는 점에 실익이 있다. 또한, 양자는 모두 출원시 국제출원에 개시된 범위내에서 보정할 수 있다(PCT 제19조 제2호, PCT 제34조 제2호(b)후문).

(2) PCT 제19조 보정 및 PCT 제34조 보정의 차이점

1) 근본적인 차이점

PCT 제19조의 보정은 국제조사단계에서 열거된 선행기술과 차이를 명확히 하는 것에 목적이 있으나, PCT 제34조의 보정은 유리한 국제예비심사보고서를 얻기 위함에 목적이 있다.

2) 구체적인 차이점

가. 주체적 요건 및 대상적격

PCT 제19조의 보정은 출원인이 국제조사보고서를 받은 후 행할 수 있는 것인바(PCT 제19조 제1호), 국제조사보고서가 작성된 국제 출원을 대상으로 하며, 국제조사보고서를 받은 출원인이 할 수 있다. PCT 제34조의 보정은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 가능한바(PCT 제34조 제2호(b)), 국제예비심사청구된 국제출원을 대상으로 하며, 국제예비심사를 청구한 출원인이 할 수 있다.

나. 시기 · 제출처 · 횟수 및 보정범위

PCT 제19조의 보정은 국제조사보고서 송달일로부터 2월 우선일로부터 16월 중 늦은 날까지 국제사무국에 1회에 한해 청구범위에 대해 보정이 가능하다(PCT 제19조 제1호). PCT 제34조의 보정은 국제예비심사보고서의 작성 개시 전까지 국제예비심사기관에 횟수제한 없이 발명의 설명 · 청구범위 · 도면에 대해 보정 가능하다(PCT 제34조 제2호(b)).

6. 발명의 단일성

단일성 위반시, 국제조사단계에서는 추가수수료의 납부를 요구하나(시행규칙 제106조의 14 제1항), 국제예비심사단계에서는 추가수수료의 납부 외에 청구범위를 제한하여 요건을 충족할 것을 요구하는 것도 가능하다(시행규칙 제106조의 39 제1항).

7. 공개여부

국제조사보고서는 국제출원이 국제공개될 때에 함께 공개(다만, 견해서는 제외됨)되고, 국제예비심사보고서는 공개되지 않는다.

8. 종료형식

국제조사는 국제조사보고서 및 견해서를 작성하거나, 국제조사보고서를 작성하지 않는다는 선언으로 종료되나, 국제예비심사는 반드시 국제예비심사보고서를 작성함으로써 종료된다.

9. 국내단계진입시의 보정서의 번역문 제출

PCT 제19조의 보정이나 PCT 제34조의 보정이 있는 경우 국내단계에서의 기준일까지 당해 보정서의 번역문을 제출하여야 하며(제204조 제1항, 제205조 제1항), 당해 보정서의 번역문을 제출하는 경우에는 제47조 제1항에 의해 보정된 것으로 간주되나(제204조 제2항, 제205조 제2항), 제출하지 않은 경우에는 PCT 제19조 또는 PCT 제34조의 보정서는 제출되지 않은 것으로 간주된다(제204조 제4항, 제205조 제3항). 한편, PCT 제19조의 보정을 통해 청구범위에 관한 보정을 한 때에는 국제출원일에 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있고(제201조 제2항), 이 경우 PCT 제19조의 보정서의 번역문의 제출은 생략이 가능하나, PCT 제34조의 보정에 대해서는 이러한 규정이 없다.