특허법 강의 - [14] 정정심판(제136조)

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정정심판(제136조)

 

 

1. 의의 및 취지

특허발명과 동일성을 유지하는 범위 내에서 정정을 구하는 심판을 의미한다. 특허발명에 내재된 무효사유를 해소할 수 있으며, 제3자의 불측의 피해를 방지하기 위해 제한적 범위 내에서만 인정된다.

2. 심판청구

(1) 청구인

특허권자만이 할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우 공유자 전원이 하여야 한다(제139조 제3항). 한편, 전용실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의가 필요하다(제136조 제8항). 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다(제136조 제8항 단서).

(2) 청구범위

1) 내용

청구범위 감축, 잘못된 기재의 정정, 불분명한 기재를 명확히 하는 경우라야 한다(제136조 제1항).

위 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면의 범위 내에서 할 수 있으며, 잘못된 기재의 정정은 최초의 명세서 또는 도면의 범위 내에서 할 수 있다(제136조 제3항). 판례(2012후3404)는 명세서 또는 도면의 범위 내일 것(136 제3항)의 의미는 명시적으로 기재된 것뿐만 아니라 명시적으로 기재되어 있지 않지만, 출원시 기술 상식으로 볼 때 당해 기술분야의 통상의 기술자라면 명세서의 기재로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다고 판시하였다.

또한, 위 정정은 청구범위를 실질적으로 확장 · 변경할 수 없다(제136조 제4항).

나아가 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정의 경우, 정정 후 청구범위가 출원시 특허를 받을 수 있는 경우라야 한다(제136조 제5항).

2) 청구범위를 감축하는 태양

청구범위 삭제, 상위개념으로부터 하위개념으로 변경, 택일적 기재 요소의 삭제, 구성요소의 직렬적 부가, 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수를 감소시키는 경우 등을 예로 들 수 있다.

3) 청구범위의 실질적 확장 · 변경

가. 판단방법

청구범위의 실질적으로 확장 · 변경한 것인지 여부는 청구범위 자체만 놓고 형식적으로 대비할 것이 아니라 발명의 설명 등을 포함하여 실질적으로 대비 판단하여야 한다.

나. 판례

판례(2008후1081)는 청구범위의 실질적으로 확장 · 변경한 것인지 여부는 청구범위 자체만 놓고 형식적으로 대비할 것이 아니라 발명의 설명 등을 포함하여 실질적으로 대비 판단하는 것이 합리적이고, 상위 개념으로부터 하위개념으로의 변경, 구성요소의 직렬적 부가 등은 일반적으로 청구범위 감축이라 할 것이지만, 실질적으로는 발명의 구체적인 목적이나 특허권의 효력이 미치는 범위가 변경되어 다른 발명이 되는 경우는 청구범위의 실질적 변경에 해당한다고 판시하였다.

(3) 청구시기

특허권의 존속기간 중 또는 특허권이 소멸한 후에도 가능하나 특허취소결정이 확정되거나 또는 심결에 의해 특허가 무효로 된 경우에는 정정심판을 청구할 수 없다(제136조 제7항). 또한, 취소신청 또는 무효심판이 계속중에는 정정청구가 가능하므로 취소신청이 특허심판원에 계속중(단, 무효심판의 심결취소소송이 특허법원 계속 중인 경우에는 제외)인 경우나, 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우에는 정정심판을 청구할 수 없다(제136조 제2항 각호). 다만, 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정되기 전이라도 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다(제136조 제2항 제1호 단서).

3. 심리 및 심결

(1) 의견서제출기회 부여 및 보정

1) 의견서제출기회 부여

가. 객체적 요건 위반

심판관은 정정의 객체적 요건의 위반시에는 청구인에게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(제136조 제6항). 의견서제출기회의 부여는 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익적 요청에서 비롯된 것으로 강행규정으로 보는 것이 판례(81후10)인바, 의견서제출기회를 부여하지 않고 정정심판청구의 객체적 요건 위반의 흠이 있다는 이유로 정정심판을 기각하는 심결을 하는 것은 강행규정을 위반한 부적법한 심결이 된다.

나. 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유

판례(2006후2660)는 정정심판이나 그 심결취소소송에서 의견서제출기회를 부여한바 없는 사유로 정정심판 청구를 기각하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 실질적으로 동일한 사유로 기각하는 심결 또는 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용된다고 판시하였다.

2) 보정

청구인은 심리종결의 통지(제162조 제3항)가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있으나(제136조 제11항), 이러한 보정은 요지변경이 아닌 범위에서만 가능하다. 즉, 당초의 정정사항을 삭제하거나, 정정내용이 실질적으로 동일한 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도만 허용된다.

(2) 심결

1) 인용심결

정정심판에 대해 인용심결이 확정된 경우 정정 후의 명세서 또는 도면에 의해 출원 · 공개 · 설정등록된 것으로 보며(제136조 제10항), 나아가 전에 한 판결 등에 재심사유가 발생할 수 있다(민사소송법 제451조 제1항 제8호).

2) 기각심결

적법한 정정이 인정되지 않은 경우 정정심판의 청구인은 특허법원에 심결취소소송을 제기함으로써 불복할 수 있다(제186조 제1항). 반면 부적법한 정정이 착오로 인정되어 인용심결을 받은 경우 정정무효사유에 해당되므로 이해관계인은 정정무효심판을 청구할 수 있다(제137조).

4. 관련문제

(1) 일부인용 · 일부기각이 가능한지 여부

1) 학설

일체 불가분적 청구라는 점에서 부정하는 견해와 일부라도 정정을 구하는 것이 당사자 의사에 대한 합리적 해석이라는 점에서 긍정하는 견해가 있다.

2) 판례

특허법원 판례(99허2174)는 복수의 청구항에 대한 정정이 청구되었더라도 그것이 ‘하나의 기술사상에 기초한 것’이므로 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석하여 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체에 대한 정정이 허용될 수 없다고 판시하였다.

3) 검토

정정심판의 절차적 명확성, 일체불가분성 등에 비추어 부정설이 타당하다.

(2) 정정의 객체적 요건에 흠이 있는 등록특허를 당연무효라고 볼 수 있는지 여부

판례(2002후1829)는 정정의 무효심판에서 그 위법여부를 다툴 수 있음은 별론으로 하고, 정정된 특허발명을 당연 무효라고 할 수 없다고 판시하였다. 생각건대 법적 안정성 측면에서 공정력 인정이 필요하다는 점, 심판원 심결을 신뢰한 특허권자의 보호가 필요하다는 점, 정정의 객체적 요건의 흠과 특허무효사유의 존부는 필연적 관계가 아닌 점에 비추어 판례가 타당하다.