특허법 강의 - [4] 심결취소소송의 심리범위

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심결취소소송의 심리범위

1. 문제점

보통 행정소송은 심판에서 주장하지 않은 사실도 주장이 가능하나, 심결취소소송의 경우 심결전치주의(제186조 제6항)를 취하고 있다는 점에서 새로운 공격방법심리 가능한지 여부 문제된다.

2. 학설

(1) 무제한설

무제한설은 특허법원은 소송상의 제1심에 해당하며, 심판은 직권탐지주의에 의한다는 점 근거로 심결에서 판단된 바 없는 위법사유도 주장 · 증명이 가능하다고 한다. 나아가 제한설을 취하면 특허법원에서 새로운 위법사유를 발견한 당사자는 별건의 심판제기가 강제되어 불합리하다고 한다.

(2) 제한설

제한설은 심결취소소송은 심결전치주의를 취하는바 심결에서 판단된 사항에 한정된다고 보며, 구체적으로는 실질적 증거법칙설, 동일법조설, 동일사실 · 동일증거설 등의 견해가 있다. 무제한설을 따르면 심결이 무의미해지고 분쟁이 장기화되어 심판경제를 해친다고 한다. 나아가 2001년 개정법에서 일사부재리(제163조)의 대상에서 확정 판결을 제외하였는 바, 제한설을 따른 것이라고 한다.

3. 판례

(1) 당사자계 심판에 대한 심결취소소송의 경우

판례(2007후4410)는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장 · 증명할 수 있고, 이를 제한없이 심리 · 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니라고 판시하여 무제한설의 입장이다.

(2) 결정계 심판에 대한 심결취소소송의 경우

판례(2001후1617)는 거절결정불복심판의 심결취소소송에서 특허청장이 새로운 공지기술을 들면서 이에 의하여 거절결정 및 심결이 정당하다고 주장할 수 있다면, 출원인은 새로운 거절이유에 대하여 의견서나 보정서를 제출할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로 새로운 거절이유 주장 및 증거제출이 허용되지 않는다고 판시하여 제한설의 입장이다.

(3) 각하된 심결에 대한 심결취소소송의 경우

판례(2018후11360)는 일사부재리 원칙의 동일 사실과 동일 증거의 판단시점이 심결시라고 판시한 사건에서 “심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않아 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.”판시하였다.

4. 검토

직권탐지주의가 적용되는 심판절차에서는 모든 무효사유가 잠재적 심판의 대상이 된다는 점, 특허법원에서는 기술심리관의 참여가 가능하다는 점에서 무효심판 등의 당사자계 심판의 심결취소소송에 있어서는 무제한설이 타당하다. 다만, 거절결정불복심판의 경우에도 무제한설에 의하면 출원인의 절차권이 박탈되는 결과가 되므로 거절결정불복심판의 경우에는 제한설이 타당하다. 한편, 무효심판이 일사부재리를 이유로 각하된 경우 심결취소소송의 소송물은 심결시의 그 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이며, 일사부재리 원칙의 동일 사실과 동일 증거의 판단시점은 심결시이므로 심결취소소송에서 비로소 새롭게 제출한 증거는 해당 심판청구가 동일 사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다.

5. 관련문제

(1) 결정계 심판의 경우 제한설을 취함에 있어 새로운 거절이유

1) 판단방법

형식적으로 거절이유, 인용발명의 동일 여부를 고려하여 판단하되, 실질적으로 절차권 보장의 기회를 가졌는지 여부로 판단한다. 특허법원 판례(2017허301)는 형식적으로 소송에서 주장한 거절이유에 대해 거절이유통지가 없었지만 심사 · 심판단계에서 출원인이 그러한 거절이유에 대하여 실질적으로 다투었던 것으로 인정되는 경우라면 이를 새로운 거절이유로 볼 수 없고, 이를 소송에서 주장하는 것을 제한할 이유가 없다고 하였다.

2) 주된 취지가 동일한 경우

판례(2013후1054)는 “거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다. 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.”고 판시하였다.

3) 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료를 근거로 채택한 경우

판례(2012후1439)는 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다고 하였다. 생각건대 원칙적으로 주지관용기술이 새롭게 제시되더라도 기통지한 선행기술의 기술적 의의를 더 명확하게 하거나, 이러한 주지관용기술이 기통지한 선행기술에 내재된 것으로 볼 수 있는 경우에는 의견서제출기회를 부여할 필요가 없다. 다만, 일괄적으로 의견서제출기회를 부여하지 않는다면 출원인은 진실로 주지관용기술인지 여부 및 주지관용을 선행기술에 결합하는 것이 용이한지 여부를 다툴 기회를 빼앗기게 되는바, 주지관용기술이 기통지한 선행기술에 내재되어 있거나 주된취지가 부합하는 경우가 아니라면 의견서제출기회를 주어야 할 것이다.

4) 선행발명의 결합관계를 변경하는 경우

판례(2015후2341)는 “거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.”고 판시하였다.

(2) 보정각하결정에서와 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있는지 여부

거절결정에 대한 심결취소소송에서 보정각하결정에서와 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있는지 여부가 문제되는데, 특허법원 판례(2006허9197)는 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 사유로 보정의 부적법을 주장하더라도 출원인으로서는 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없으므로 심결취소소송 단계에서 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있다.