특허법 강의 - [1] 심결취소소송(제186조)

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심결취소소송(제186조)

1. 의의 · 성격 및 관할

심결취소소송은 행정소송의 일정으로 특허법원을 1심으로 하여 제기하지만 특허심판원의 결정 또는 심결을 불복의 대상으로 한다는 점에서 실질적으로 항소심적 성격을 가진다. 다만, 판례(2000후1306)는 심결의 연속성은 인정될 수 없다고 판시하였다.

2. 소송요건

(1) 심판전치주의

특허법은 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다고 규정하여(제186조 제6항), 심판전치주의를 원칙으로 하고 있다. 이와 같이 심결취소소송의 대상을 한정한 것은 특허 관련 분쟁이 전문 지식을 요한다는 점을 반영한 것이다. 따라서 심결취소소송의 대상은 특허심판원의 결정 · 심결 또는 심판청구서 · 재심청구서의 각하결정이 된다.

(2) 원고 및 피고

1) 원고(제186조 제2항)

심결취소소송을 제기할 수 있는 자는 당사자, 참가인, 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한한다(제186조 제2항). 심결취소소송의 원고적격을 제한하고 있는 이유는 특허권은 대세적 효력을 갖는 권리라는 점에서 이해관계에 있는 자가 많으므로 모두에게 원고적격을 인정할 경우 소송의 남용이나 소송지연이 초래될 수 있기 때문이다.

2) 피고

결정계 심판의 경우 특허청장이 피고가 되고, 당사자계 심판의 경우 심판 청구인 또는 피청구인이 피고가 된다. 한편, 심판청구서 · 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허청장이 피고가 된다.

3) 공유자 중 1인의 심결취소소송의 제기

심판청구는 공유자 전원(제139조 제3항)이 청구할 것을 강제하는 규정이 있으나 심결취소소송은 이러한 규정이 없어 문제되나, 특허권의 제약은 무체재산권의 특수성에서 유래한 것에 불과하며, 특허법에 특허법의 공유를 합유관계로 본다는 규정이 없는 이상 민법상 공유의 규정이 적용되어야 하며, 1인이 제기한 심결취소소송은 다른 공유자의 권리를 해하는 것으로 볼 수 없다는 점에 비추어 유사필수적공동소송으로 봄이 타당하다. 따라서 공유자 중 1인의 심결취소소송의 제기도 적법하다 할 것이다.

(3) 시기

심결취소소송은 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 하며(제186조 제3항), 이 기간은 불변기간이다(제186조 제4항). 다만, 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 이 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있다(제186조 제5항).

3. 소송물

(1) 심결의 위법성 일반

심결취소소송의 소송물은 취소를 구하는 심결의 위법성 일반이다. 이에는 심결의 실질적 판단의 위법인 ‘실체상의 위법’ 뿐만 아니라 심판절차의 위법인 ‘절차상의 위법’도 포함된다. 따라서 당사자가 주장하는 심결의 개개의 위법사유는 공격방어방법에 불과하다.

(2) 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우

1) 심판의 심판물

특허의 무효심판(제133조)의 경우 심판의 대상이 되는 등록특허의 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 심판물이 다르다고 보아야 하고, 권리범위확인심판(제135조)의 경우 심판의 대상이 되는 등록특허의 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 심판물이 다르다고 보아야 한다. 다만, 특허거절결정 등에 대한 심판(제132조의 17)의 경우 청구항마다 별개의 심판물을 이룬다고 볼 수 없다.

2) 심결취소소송의 소송물

청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에 대해 하나의 심결이 내려진 경우 그 심결취소소송의 소송물 판단이 문제되는데, 심판물이 둘 이상이므로 소송물도 둘 이상이라고 보아야 한다. 따라서 제소기간 내에 2 이상의 청구항 중 일부 청구항에 대해서만 심결취소소송을 제기하였고, 이후 제소기간이 경과하였다면, 청구취지를 확장하여 나머지 청구항에 대한 심결의 취소를 구할 수 없다고 할 것이며, 나머지 청구항에 대해서는 확정된 것으로 취급될 것이다.

4. 심결의 위법성 판단시점

(1) 문제점 및 학설

심결취소소송의 심리에 있어서 특허심판원이 행한 심결의 위법성 여부에 대한 판단시점에 따라 판결의 결론이 상이해질 수 있다. 이에 대해 심결시를 기준으로 한다는 처분시설과 변론종결시를 기준으로 하여야 한다는 변론종결시설이 있다.

(2) 판례

판례(99후2211)는 심결취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수 없다고 판시하여, 처분시설의 입장이다.

(3) 검토

법원이 심결 이후의 사정에 근거하여 심결의 적법여부를 판단하는 것은 심판원의 제1차적인 판단권을 침해하는 것이 되고, 판결의 지연 등에 따라 결론이 달라지는 것은 불합리한바 처분시설이 타당하다. 따라서 심결 이후 법령의 개폐나 사실 상태의 변동에 의하여 영향을 받지 않고, 심결시를 기준으로 심결의 위법성 여부를 판단해야 할 것이다.

5. 심리 및 판단

(1) 행정소송법 및 민사소송법의 준용

심결취소소송은 행정소송의 일정으로 특허법이 특별히 규정한 경우가 아닌 한 행정소송법이 준용된다. 행정소송법에 특별한 규정이 없는 한 민사소송법 준용되므로(행정소송법 제8조 제2항), 처분권주의, 변론주의, 공개주의, 구술주의 등 민사소송법의 원칙이 심결취소소송에 준용된다.

(2) 심결취소소송에서의 주장 · 증명책임

행정소송의 경우에도 민사소송과 같이 법률요건분류설에 의한다고 봄이 일반적이다.

(3) 심결취소소송의 심리범위

보통의 행정소송은 심판에서 주장하지 않은 사항도 주장 가능하다. 다만, 심결취소소송은 고도의 전문화된 분야이며, 심결전치주의(제186조 제6항)을 취하고 있어 문제된다.

6. 소송의 종료

(1) 소취하 등

심결취소소송에 있어 소취하는 가능하나, 특허권에는 대세적 효력이 있다는 점에서 판결의 효력에 따라 제3자의 불측의 손해가 생길 수 있다는 점에 비추어 청구의 포기 · 인낙 또는 소송상 화해는 불가능하다고 본다.

(2) 판결

1) 심결 · 결정의 취소 및 필수적 환송

심리결과 청구가 이유없는 경우 청구기각 판결을 한다. 심리결과 청구가 이유있는 경우 판결로써 당해 심결을 취소하여야 하며, 권한배분의 원칙상 자판할 수 없고 필수적으로 환송해야 한다(189 제3항).

2) 기속력

가. 내용

심판관은 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다(제189조 제2항). 이때 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(제189조 제3항).

나. 취소의 기본이 된 이유 및 새로운 증거

판례(2001후96)는 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로 심리과정에서 ‘새로운 증거’가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한 심판원은 취소판결에서 위법이라 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기서 새로운 증거란 취소 심결이 행하여진 심판절차 내지 그 심결의 취소소송에서 채택 · 조사되지 않은 것으로서, 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다고 판시하였다.

(3) 불복

심결취소소송에서 패소한 자는 판결정본 송달일로부터 2주내에 특허법원의 판결에 대하여 대법원에 상고할 수 있다(제186조 제8항).