특허법 강의 - [2] 심결취소소송의 원고적격에 대한 쟁점

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심결취소소송의 원고적격에 대한 쟁점

 

1. 원고적격의 제한

특허권은 대세적 효력을 갖는 권리라는 점에서 이해관계에 있는 자가 많으므로 모두에게 원고적격을 인정할 경우 소송의 남용이나 소송지연이 초래될 수 있기 때문에, 심결취소소송을 제기할 수 있는 자는 당사자, 참가인, 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한한다(제186조 제2항).

2. 공유자 중 1인의 단독심판청구에 대한 각하심결에 있어서 심결취소소송의 원고적격

(1) 문제점

공유자 중 1인이 단독으로 심판을 제기하여 받은 각하 심결에 대한 심결취소소송의 원고적격이 심결을 받은 공유자 중 1인에 한정되는지 문제된다.

(2) 학설

각하심결에 대한 심결취소소송의 원고적격은 심결을 받은 공유자 중 1인에 한정된다는 견해와 다른 공유자도 심결을 받은 공유자 중 1인과 함께 원고 적격을 갖는다는 견해가 있다.

(3) 판례

특허법원 판례(99허4705)는 거절결정에 대한 심판청구를 하지 않은 공유자는 제186조 제2항의 당사자, 참가인, 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 해당되지 않으므로 원고적격이 인정되지 않는다고 판시하였다.

(4) 검토

생각건대 제140조의 2에서 청구인의 기재를 바로 잡는 보정을 허용하고 있고, 제186조 제2항의 취지가 소송남용이나 소송지연 방지를 위한 것임에 비추어 판례가 타당하다.

3. 심판계속중 특허권의 특정승계가 있는 경우 구권리자가 당사자로서의 지위를 상실하는지 여부

(1) 판례

판례(61후1)는 등록무효심판 계속 중 피심판청구인이 등록권리를 제3자에게 이전하였더라도 당사자로서의 지위에는 영향을 받지 아니한다고 판시하였다.

(2) 검토

심판 계속 중 출원인 명의변경신고나 특허권의 이전등록이 있는 경우에 심판장이 승계인에게 절차 속행을 명할 수 있다(제19조)고 규정하고 있으며, 이것이 심판장의 재량인지 의무인지 견해가 나눠지나 제19조의 취지는 원권리자에 대하여 절차의 속행을 금하려는 취지가 아닌바 원권리자 또는 승계인 어느 누구에 대하여도 절차를 속행하게 할 수 있다 할 것인바, 판례와 같이 구권리자는 당사자로서의 지위를 상실하지 아니한다.

4. 심판 계속중 특허권의 특정승계가 있는 경우에 있어서 심결취소소송의 원고적격

(1) 문제점

특정승계가 있음에도 불구하고, 구권리자를 당사자로 심결이 난 경우 심결취소소송의 원고적격이 문제된다. 이는 제19조의 해석에 관한 문제로 제19조에서 특허청장 등은 특정 승계가 있는 경우 특허에 관한 절차를 승계인에게 속행하게 할 수 있다고 규정한 것이 재량사항인지 기속사항인지와 표리관계에 있다.

(2) 학설

승계인에 대한 속행명령은 심판장의 자유재량에 속하는 것으로 소제기할 수 있는 자는 심결의 명의자인 구 권리자라는 제1설. 승계인에 대한 속행명령은 심판장의 의무에 속하는 것으로 권리의 승계인도 원고적격을 갖는다는 제2설이 있다.

(3) 검토

당사자의 절차권 보장과 소송의 남용방지라는 법익형량의 측면에서 구권리자 명의로 심결이 내려져도 권리승계인은 제186조 제2항의 당사자에 포함된다고 할 것이다. 다만, 권리승계인은 심결이 있었던 사실을 알기어려운바, 행정소송법 제8조 제2항에서 준용하는 민사소송법 제173조을 통해 심결취소소송의 제소기간이 진행된 것을 안 날로부터 2주일 이내에 스스로 소를 제기함으로써 자신의 권리를 보전할 수 있다. 한편, 승계인이 직접 소를 제기하거나 승계참가를 신청한 때에는 권리의 이전이 유효한 이상 구권리자는 원고적격을 상실한다고 할 것이다.

5. 출원인변경신고를 하지 아니한 양수인이 심결취소소송의 제소기간 내에 심결취소소송을 제기한 후 기간 도과후 출원인 변경신고를 한 경우의 취급

판례(2015후321)는 제186조 제2항은 심결취소소송은 당사자, 참가인, 참기신청을 했으나 거부된 자만이 제기할 수 있다고 규정하고 있으며, 제186조 제3항에서는 그 취소의 소는 심결 등본 송달일로부터 30일 내에 제기하여야 한다고 규정하고 있는바, 출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 양수의 효력이 발생하지 않아 그가 제기한 소는 부적법하다고 판시하였다. 나아가 동 판례는 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 출원인변경신고를 하였더라도 그 변경신고의 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소제기는 없었던 것이므로 여전히 부적법하다고 판시하였다.

6. 미등록 통상실시권자

법률상 미등록 통상실시권자는 심판절차 중 어떠한 통지도 받지 못하게 되어, 심결취소소송 참가할 수 있는 기회가 박탈된다는 점에서 재판 받을 권리(헌법 제27조 제1항)에 반한다는 비판이 있다.