특허법 강의 - [9] 재정에 의한 통상실시권(제107조)

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재정에 의한 통상실시권(제107조)

1. 의의 및 취지

파리협약은 각 동맹국이 불실시와 같은 권리남용을 방지할 목적으로 강제실시권의 부여, 나아가 특허권 취소를 규정하고 있다. 재정제도는 이러한 파리협약을 반영한 것으로 공익적 측면에서 특허권자에게 실시의무를 간접적으로 부여하기 위한 규정이다.

2. 재정의 요건

(1) 재정사유에 해당할 것(제107조 제1항 각호)

1) 불실시

정당한 이유 없이 국내에서 계속해서 3년 이상 실시되지 않은 경우를 의미한다. 정당한 이유라 함은 심신장애, 인 · 허가를 얻지 못한 경우, 법에 의한 금지 · 제한, 원료 · 시설이 없거나 수입 금지, 수요가 없거나, 적어서 상당 영업적 규모로 실시될 수 없는 사정 등을 말한다(특허권 수용 · 실시에 관한 규정 제6조 제1항). 발명의 이용도모를 통해 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적을 달성하기 위한 것이다.

2) 불충분 실시

정당한 이유 없이 국내에서 계속해서 3년 이상 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족시키지 못한 경우를 의미한다. 발명의 이용도모를 통해 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적을 달성하기 위한 것이다.

3) 공익을 위하여 특히 필요한 경우

특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우를 의미한다. 2005.12.01. 시행 개정법은 비상업적 실시를 요건에서 삭제하여 본 규정의 실효성 증가를 도모하였다.

4) 불공정거래행위시정을 위해 필요한 경우

사법적 절차 또는 행정적 절차에 의해 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위해 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다.

5) 수입국에 의약품을 수출하기 위해 필요한 경우

가. 내용

자국민(수입국)의 다수의 보건을 위협하는 질병의 치료를 위해 수입국에 의약품을 수출할 필요가 있는 경우를 의미한다. 개발도상국 및 최빈국의 공중보건 문제 해결 등 국제사회의 인도주의적 조치에 참여하기 위한 것이다.

나. 수입국(제107조 제7항)

본 규정의 수입국은 WTO회원국 중 WTO에 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량, 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인, 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인(제107조 제7항 각호)의 사항을 통지한 국가를 말하며, WTO 회원국이 아니더라도 위 사항을 대한민국정부에 통지한 국가를 말한다.

다. 의약품(제107조 제8항)

본 규정의 의약품은 특허된 의약품, 특허된 제조방법으로 생산된 의약품, 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분, 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트(제107조 제8항 각호) 중 어느 하나에 해당하여야 한다.

(2) 기타요건(제107조 제1항, 제2항 및 제6항)

실시하려는 자의 청구가 있을 것, 불실시 · 불충분 실시의 경우 출월일로부터 4년을 경과할 것, 특허권자와 협의가 불성립될 것(단, 공공을 위해 비상업적 실시의 경우와 불공정거래시정을 위해 필요한 경우는 예외)를 만족하여야 한다. 수입국에 의약품을 수출하기 위해 필요한 경우에는 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병치료 목적일 것, 반도체 기술의 경우에는 공익을 위하여 특히 필요한 경우로서 비상업적 실시 또는 불공정거래행위 시정을 위해 필요한 경우일 것을 만족하여야 한다.

3. 재정의 효과

(1) 통상 실시권의 발생

재정서 등본 송달시 당사자의 협의가 성립된 것으로 보아(제111조 제2항), 통상실시권이 발생한다. 실시권을 받은 자는 대가를 지급하거나 공탁하여야 한다.

(2) 조건의 부과(제107조 제4항)

특허청장은 불실시, 불충분실시, 공익을 위하여 특히 필요한 경우에는 국내수요충족 공급을 주목적으로 실시할 것을 조건으로 부과하여야 하며(제107조 제4항 제1호), 수입국에 의약품 수출을 위해 필요한 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국으로 수출할 것을 조건으로 부과하여야 한다(제107조 제4항 제2호).

(3) 대가결정의 참작(제107조 제5항)

불공정거래 시정을 위해 필요한 경우에는 시정 취지를, 수입국에 의약품 수출을 위해 필요한 경우에는 수입국에서의 경제적 가치를 대가 결정에 참작 가능하다.

(4) 불복

재정여부에 대해서는 행정심판 또는 행정소송으로 불복할 수 있다(제115조). 대가에 관한 불복은 일반법원에서 민사소송으로 다투어야 한다(제190조 제1항).

4. 재정의 실효 및 취소

(1) 재정의 실효(제113조)

지급시기까지 대가를 지급 또는 공탁하지 않은 경우 재정은 실효된다.

(2) 재정의 취소(제114조)

특허청장은 재정을 받은 자가 i) 재정 목적에 적합하도록 실시하지 않거나, ii) 재정사유가 없어지고, 재발 가능성이 없는 것으로 인정되는 경우, iii) 정당한 이유 없이 준수사항을 위반한 경우에는 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 위의 ii)의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우에 한한다(제114조 제1항).

5. 불실시에 따른 특허권의 취소(구법 제116조)

구법에서는 불실시(제107조 제1항 제1호)에 의해 재정에 의한 통상실시권이 설정될 것, 그 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 불실시될 것의 요건을 만족하는 경우, 특허청장은 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있도록 규정하여 실시의무를 간접적으로 강제하였으나, FTA 협정의 특허 관련 합의사항에 의해 폐지하였다.