특허법 강의 - [2] 특허법상 권리의 공유

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특허법상 권리의 공유

1. 특허법상 권리의 공유

특허법상 공유는 민법상 공유가 적용됨이 원칙이다. 다만, 무체재산권의 특성상 제한이 있으며 그 한도에서 합유와 유사하다. 최근 판례(2013다41578)는 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반 규정이 특허권의 공유에도 적용될 수 있다고 하였다.

2. 공동발명의 성립

(1) 성립요건

2인 이상의 복수인이 발명의 완성에 참여할 것, 동일한 산업분야에서 기술문제 해결을 위한 연구가 있을 것, 실질적 상호협력이라는 공통인식이 있을 것을 요한다. 판례(2009다75178)는 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호협력하는 관계에 있어야 하므로 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하여야 공동발명자에 해당한다고 한다. 또한, 단순한 보조자, 관리인, 자본주의 경우에는 실질적 상호협력관계가 아닌바 공동발명자로 보기 어려울 것이다.

(2) 공동명의 출원 계약

특허법원 판례(98허2405)의 태도에 따르면 공동명의 출원 계약만으로 공동발명(제33조 제2항)이 성립된다고 볼 수 없다고 할 것이다.

(3) 주장 및 증명책임

특허발생요건으로 공동발명자라 주장하는 자가 이를 입증할 책임이 있다.

3. 심사단계의 법적취급

(1) 공동출원(제44조)

1) 의의 및 취지

발명은 무형의 기술적 사상으로서 일방 공유자의 배신적 행위로부터 보호하기 위해 공유자 전원이 공동으로 출원하여야 한다. 흠이 있는 경우에는 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2) 및 무효사유(제133조)에 해당한다.

2) 공유자 중 일방이 단독으로 출원을 한 경우 제44조의 흠을 해소하기 위한 조치

출원인변경신고(시행규칙 제26조) 또는 특허권의 이전등록신청(특허권 등의 등록령 제20조)이나, 특허 받을 수 있는 권리의 지분 이전을 통해 하자의 해소가 가능하다. 특허법원 판례(2007허9040)도 공동발명자 중 1인이 나머지 지분을 모두 이전받아 단독 권리자가 되는 경우 제44조 적용을 받지 않거나 그 하자가 치유된다고 판시하였다. 한편, 출원공개 전이라면 취하 후 재출원하거나, 정당권리자출원(제34조, 제35조)이나 특허권의 이전청구(제99조의2)를 이용하는 것도 가능할 것이다.

(2) 지분양도의 제한(제37조 제3항)

발명은 무형의 기술적 사상으로 점유가 불가능하고 새로운 공유자로 인해 다른 공유자의 이익에 실질적 가치 변동을 초래하는바 지분이전에는 전원의 동의가 필요하다(제37조 제3항).

(3) 각자대표의 원칙(제11조)

각자 대표가 원칙이나, 제11조 제1항 각호의 행위는 전원이 공동으로 절차를 밟아야 한다. 다만, 대표자를 신고한 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 거절결정불복심판 청구(제132조의 17)

1) 고유필수적 공동심판

공유인 권리에 대하여 심판을 청구하는 경우 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하므로(제139조 제3항), 거절결정불복심판의 청구시에도 전원이 청구인이 되어야 하며, 흠결시 심결각하의 대상이 된다.

2) 청구인의 보정

심판청구인의 편의 및 심판경제를 위하여 추가되는 자의 동의가 있는 경우 누락된 청구인을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 않는다(제140조의2 제2항 제1호).

4. 등록 후 단계의 법적 취급

(1) 자유실시(제99조 제3항)

1) 내용

특허권이 무체물임을 반영하여 특별한 약정이 있는 경우 제외하고 다른 공유자의 동의 없이 자유롭게 실시할 수 있도록 규정하였다.

2) 기관대행설(일 기관의 범위)

공유자 중 1인이 제3자에게 하청을 준 경우, 그 공유자와의 계약이 존재하고, 그 공유자의 감독을 받으며, 생산된 물건 전부를 그 공유자에게 인도하는 요건을 만족하면 그 공유자의 실시로 인정된다.

3) 공유자의 이용발명

공유자는 제98조의 타인으로 보기 어렵고 자유 실시가 가능한 점(제99조 제3항)에서 다른 공유자 동의 없이 이용발명을 실시할 수 있다고 볼 것이다.

(2) 지분양도의 제한(제99조 제2항)

발명은 무형의 기술적 사상으로 점유가 불가능하고, 새로운 공유자로 인해 다른 공유자의 이익에 실질적 가치 변동을 초래하는바 지분이전에는 공유자 전원의 동의가 필요하다(제99조 제2항). 따라서 전원의 동의 없이 한 지분양도는 무효이고 양수인의 실시는 침해를 구성한다.

(3) 실시권 · 질권 설정의 제한(제99조 제4항 · 제2항)

실시권은 특허권의 정당한 실시를 가능하게 하고 질권이 설정되면 다른 공유자의 의사에 반하여 지분이 경매 등에 의해 이전될 수 있어 실질적으로 공유자 변동이 발생할 수 있다는 점을 고려하여 실시권 설정에는 공유자 전원의 동의가 필요하다(제99조 제4항 · 제2항). 따라서 공유자 전원의 동의 없이 한 실시권 설정 또는 질권 설정은 무효이다.

(4) 존속기간 연장등록출원의 제한(제90조 제3항 및 제92조의 3 제3항)

권리관계를 명확히 하되 특허권 유지를 위해 별도비용이 발생할 수 있는바, 공유자 전원이 존속기간연장등록출원하여야 한다.

(5) 심판청구의 제한(제139조)

공유자가 공유인 권리에 대하여 심판을 청구하는 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며(제139조 제3항), 제3자가 공유인 권리의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 공유에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 한다(제139조 제2항). 흠결시 심결각하의 대상이 된다.

(6) 공유자 중 1인의 심결취소소송의 제기

심판청구에 대해서는 제139조 제3항이 규정되어 있으나 심결취소소송에 대해서는 이와 같은 규정이 없어 문제된다. 한편, 상표권에 관한 사건에서 판례(2002후567)는 공유자 1인이라도 당해 상표권을 무효로 하거나 권리행사를 방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리 소멸을 막거나 권리행사의 방해를 배제하기 위하여 단독으로 심결을 취소를 구할 수 있다고 판시하여 유사필수적공동소송으로 보고 있다.

(7) 침해의 구제

침해금지청구는 보존행위로서 각 공유자는 단독으로 특허권 전체에 대해 행사 가능하다. 다만, 손해배상청구 또는 보상금청구권은 가분채권이므로 각 공유자는 지분권 범위 내에서만 행사 가능하다.

(8) 특허권 등의 포기

특허권의 포기는 공유자 전원이 하여야 하나, 지분의 포기는 다른 공유자에게 불이익하지 않은바 각자 가능하다.

(9) 특허권에 대한 분할청구

판례(2013다41578)에 따르면, 특허법에는 분할청구에 대한 특별한 규정이 없으므로 민법상 공유가 적용되는 것으로 민법상 공유물분할청구권에 관한 규정을 인정하더라도 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하며, 다만 민법상 공유물의 분할 방법에는 현물분할, 대금분할, 가격분할이 있지만 무체재산권인 특허권은 현물분할이 불가능한바 대금분할과 가격분할만이 가능하다 할 것이다.