특허법 강의 - [1] 특허법상 권리의 이전

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특허법상 권리의 이전

 

1. 특허를 받을 수 있는 권리의 이전(제37조, 제38조)

(1) 의의 및 취지

특허 받을 수 있는 권리는 독점 · 배타권인 특허권의 요건이 되는바 재산적 가치가 인정된다. 따라서 특허 받을 수 있는 권리의 이전이 가능하다(제37조 제1항). 하지만 권리 안정을 위해 질권 설정은 불가능하며(제37조 제2항), 공유인 경우 지분양도시 다른 공유자 동의가 필요하다(제37조 제3항).

(2) 출원 전 승계

1) 대항요건

특허 받을 수 있는 권리의 이전에 공시수단이 없음을 반영하여 출원이 제3자 대항요건에 해당한다(제38조 제1항).

2) 협의제 및 협의명령

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허 받을 수 있는 권리에 기하여 동일자 출원이 있는 경우 협의에 의해 정해진 자 외의 승계는 효력이 없다(제38조 제2항 제3항). 한편, 특허청장은 출원인에게 기간을 정하여 협의 결과를 신고할 것을 명하고, 신고가 없으면 협의가 불성립된 것으로 간주한다(제38조 제7항 준용 제36조 제6항). 협의 불성립시 모든 승계인의 출원은 무권리자출원이 된다(제33조 제1항).

(3) 출원 후 승계

1) 효력발생요건

일반승계를 제외하고 출원인변경신고는 효력발생요건에 해당한다(제38조 제4항). 일반승계가 있는 경우에는 지체없이 특허청장에게 신고하여야 한다(제38조 제5항).

2) 협의제 및 협의명령

동일한 자로부터 승계한 동일한 특허 받을 수 있는 권리에 기하여 동일자에 출원인변경신고가 있는 경우 협의에 의해 정해진 자 외의 신고는 효력이 없다(제38조 제6항). 한편, 특허청장은 출원인에게 기간을 정하여 협의 결과를 신고할 것을 명하고, 신고가 없으면 협의가 불성립된 것으로 간주한다(제38조 제7항 준용 제36조 제6항). 협의 불성립시 당해 출원에 대해 출원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사한다.

(4) 관련 쟁점

1) 중간 양수인의 출원

특허법원 판례(2006허6143)는 중간양수인이 특허 받을 수 있는 권리를 타인에게 양도하였다면 중간 양수인의 특허권은 무효가 되어야 한다고 판시하였다.

2) 이중양도행위에 적극 가담한 제2양수인의 출원

특허법원 판례(2005허9282)는 제2양수인이 이중양도에 적극 가담하였다면 그 양도행위는 무효(민법 제103조)이므로 제2양수인의 특허권의 등록은 무효라 판시하였다.

3) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약상 해제조건이 성취된 경우

판례(2003후1932)는 양도계약이 체결되지 않을 것을 해제조건으로 특허 받을 수 있는 권리를 이전하였다면, 등록 전 해제조건 성취시 그 출원은 무권리자출원에 해당하여 그 등록이 거절되어야 한다고 판시하였다.  

4) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약이 무효 또는 취소된 경우

판례(2003다47218)는 양도인이 출원 중 특허 받을 수 있는 권리를 양도하여 출원인 변경 후 등록된 사안에서 양도가 무효 · 취소되면 양수인은 법률상 원인없이 재산적 이익을 얻은 것이므로 양도인은 양수인에게 특허권의 이전 등록을 청구할 수 있다고 판시하였다.

2. 특허권의 이전(제99조)

(1) 의의 · 취지 및 구별

특허권은 무체재화이지만 존속기간 동안 인정되는 재산권인바 양도가 가능하다(제99조 제1항). 이러한 특허권의 이전은 주체의 변경으로서 특허권의 상대적 소멸 사유에 해당한다.

(2) 유형

매매 등에 의한 특정승계와 상속 등에 의한 일반승계로 구별되며, 양자는 효력발생시기에 차이가 있다.

(3) 절차

1) 이전등록 신청서의 제출

특허청장에게 이전등록 신청서 제출하여야 한다(특허권 등의 등록령 제20조, 특허권 등의 등록령 시행규칙 제13조).

2) 공동신청의 원칙 및 예외

등록권리자와 등록의무자의 공동신청이 원칙이다. 다만, 등록의무자의 승낙서 첨부 또는 일반승계의 경우 단독으로 가능하다.

(4) 효력발생

1) 특정승계의 경우

공시의 원칙에 따라 특허권의 이전은 특허등록원부에 등록하지 아니하면 효력이 발생하지 아니한다(제101조 제1항 제1호).

2) 일반승계의 경우

권리가 단속적으로 상실되는 것을 방지하기 위해 일반승계는 등록하지 않아도 효력이 발생한다(제101조 제1항 제1호 괄호). 단, 지체없이 특허청장에게 신고하여야 한다(제101조 제2항).

(5) 특허권 이전에 따른 기타효과

1) 절차의 효력승계(제18조)

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 승계인에게 미친다(제18조).

2) 절차의 속행(제19조)

특허청장 등은 특허에 관한 절차가 특허청 등에 계속 중 이전이 있는 경우 승계인에게 그 절차를 속행하게 할 수 있다(제19조).

3) 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(제122조)

산업설비 보호를 위해 특허권자가 질권 설정 이전에 국내에서 특허발명을 실시하고 있는 경우, 경매 등에 의해 특허권이 이전 되더라도 원권리자에게 유상의 통상실시권이 인정된다.

(6) 관련 쟁점

1) 실시권 등의 소멸 여부

실시권 또는 질권은 특허권에 설정된 권리이므로 이전으로 소멸하지 않는다. 실시권자 또는 질권자가 양수인보다 먼저 등록한 경우 양수인에게 대항할 수 있다(제118조 제1항, 제3항). 특히, 법정실시권자는 등록이 없더라도 양수인에게 그 효력을 주장할 수 있다(제118조 제2항).

2) 청구항별 특허권의 이전이 가능한지 여부

제215조 제1항에서 제99조 제1항을 제외하고 있고, 특허권은 청구항 전부를 포함하는 특허출원에 부여된 것이며, 청구항에 기재된 발명 간에 총괄적 개념(제45조)을 형성하므로 청구항별 이전을 허용할 경우 분쟁이 초래될 위험이 있는바 청구항별 이전은 불허함이 타당하다.

3. 특허권의 이전청구(제99조의 2)

(1) 취지

종래 특허법은 무권리자출원에 대한 이전등록청구를 규정하고 있지 않아 무권리자가 특허 받은 경우에는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 정당한 권리자가 별도로 출원하여야만 하는 불편이 있었으며, 이에 16년 개정법은 특허권의 이전청구를 신설하였다.

(2) 요건

특허가 무권리자의 특허여야 하며 정당한 권리자가 법원에 해당 특허권의 이전을 청구하여야 한다. 공유인 특허권의 지분에 대해 제99조의 2에 따라 이전을 청구하는 경우에는 제99조 제2항에 불구하고 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않는다(제99조의 2 제3항).

(3) 효과

제99조의 2에 따라 특허권이 이전된 경우 해당 특허권 및 그의 보상금 지급 청구권은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 간주한다. 또한, 제99조의 2에 따른 이전등록된 경우 더 이상 제33조 제1항 본문이나 제44조를 이유로 무효심판을 청구할 수 없다.

(4) 특허권의 이전청구에 따른 이전등록전의 실시에 의한 통상실시권(제103조의 2)

산업설비 보호를 위해 특허권자가 제99조의 2에 따른 이전등록이 있기 전에 해당 특허에 무권리자의 무효사유가 있음을 알지 못하고 국내에서 특허발명을 실시하고 있는 경우 제99조의 2에 의해 특허권이 이전되더라도 원권리자에게 유상의 통상실시권이 인정된다.