특허법 강의 - [1] 취소신청제도 (제132조의 2 내지 15)

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취소신청제도 (제132조의 2 내지 15)

1. 서 

(1) 의의 

누구나 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월까지 심판원장에게 취소이유를 제공함으로써 대상 특허권의 하자의 유무를 신속하게 판단하는 제도를 의미한다.

(2) 취지

17. 3. 1. 시행 개정법은 심사관 1인당 심사 건수 과다로 인해 특허 품질이 저해되는 것, 전 세계적으로 기술문헌이 급증하여 선행문헌을 완벽히 검색하여 심사하는 것이 사실상 불가능 하다는 것, 심사기간 단축으로 발명 공개 전 특허결정 비율이 급증하여 발명 공개 후 공중의 특허 심사 참여 기회 축소로 인한 특허 품질 저하를 방지하기 위해 특허취소신청제도를 신설하였다.

(3) 법적성질

신청인이 취소신청이유만 제공하면 이후 특허권자와의 소송에는 특허청장이 피고가 되는 점에서 결정계 신청의 성질을 가진다.

2. 신청요건 및 신청절차

(1) 신청요건

1) 주체적 요건

주체적으로 누구든지 특허취소신청이 가능하다(제132조의 2 제1항). 한편, 특허취소신청은 현행 무효심판제도와 일부 중복될 가능성이 있었으나, 무효심판 청구인 적격을 이해관계인 또는 심사관으로 제한함으로써 이를 해소하였다.

2) 시기적 요건

시기적으로 특허권의 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월 되는 날까지 특허취소신청 할 수 있다(제132조의 2 제1항). 특허취소신청은 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있으며(제132조의 12 제1항), 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다(제132조의 12 제1항 단서). 한편, 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다(제132조의 12 제2항).

3) 객체적 요건

객체적으로 설정등록된 특허권을 대상으로 하며, 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 신청할 수 있다(제132조의 2 제1항 후문). 신청이유로는 심사시 누락된 선행기술정보제공을 통한 공중심사 기능 강화라는 도입 취지를 고려할 때, 신규성・진보성의 위반의 근거로 사용되는 선행기술은 서면 또는 전기통신회선을 통하여 공개된 자료에 한정되며, 제29조 제1항 제1호에 규정된 공지・공연 발명은 제외된다. 특허공보에 게재되고, 심사과정에서 거절이유로 사용된 선행기술(패밀리 특허 포함)에만 기초하여 특허취소신청을 할 수 없다(제132조 의2 제2항). 그러나 다른 선행기술과 결합하여 진보성을 부정하는 근거로는 사용될 수 있다.

(2) 신청절차

특허취소사유가 있는 발명에 대해 누구든지 특허권의 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월 되는 날까지 특허심판원장에게 특허취소신청서를 제출하여 신청할 수 있다.

3. 심리

(1) 판단주체 

특허등록 후 재검토 절차임을 고려하여, 무효심판과 유사하게 심판관합의체가 심리 절차를 일괄적으로 수행한다.

(2) 심리방식

주로 구술심리로 진행되는 무효심판과 달리 제3자 부담 완화 및 절차의 신속화를 위해 모두 서면심리로 진행한다.

(3) 심리병합

복수의 취소신청이 있는 경우 특허권자의 부담을 최소화하고 절차를 간소화하기 위하여 취소신청 기간 경과 후에 복수의 취소신청을 일괄병합하여 진행하는 것이 원칙이다.

(4) 취소신청의 이유 및 증거의 보정

특허취소신청의 명확성을 담보하기위해 원칙적으로 특허취소신청서는 그 요지를 변경할 수 없다(제132조의 4 제2항). 다만, 취소신청기간 만료시까지 또는 취소신청기간 만료 기간 내에 특허취소이유의 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지 특허취소신청의 이유 및 증거를 보정하는 경우에는 요지변경으로 보지 않는다(제132조의 4 제2항 단서).

4. 특허취소신청의 결정

(1) 특허취소 기각결정 및 그 효과

특허권자의 부담을 완화하기 위해 심판관합의체에서 선행기술문헌을 먼저 검토한 후 취소이유가 있는 경우만 심리절차를 계속 진행하며, 취소 이유가 없으면 심리절차의 개시 없이 결정으로 신청을 기각한다(제132조의 13 제4항). 특허취소신청에 대한 기각결정에 대해서는 불복이 불가능하다(제132조의 13 제5항)

(2) 특허취소 결정 및 그 효과

심판관합의체는 취소이유가 있는 경우 특허권자에게 취소이유를 통지하여 의견서 제출 및 정정청구 기회를 부여한 후에 취소 여부를 결정한다(제132조의 13 제1항). 취소결정 확정 시 특허권이 처음부터 없었던 것으로 간주한다(제132조의 13 제3항). 특허취소결정에 대해서는 불복이 가능하며, 특허취소결정에 관한 소는 특허법원의 전속관할로 피고는 특허청장이 된다.

5. 관련문제

(1) 취소 신청 후 무효심판이 청구된 경우

일관성 및 신속성을 위해 특허 취소신청 후 무효심판이 청구되면 동일 심판관합의체에서 심리한다.

(2) 기존 공중심사제도와 특허취소신청제도의 차이점

1) 이의신청제도와의 비교

종래 이의신청제도는 신청이유 및 절차 등이 무효심판과 같고 실질적으로 4심(심사 → 심판 → 특허법원 → 대법원)으로 운영되어 권리확정 지연, 시간 · 비용 낭비 등의 비효율이 발생했으나, 취소심판제도는 판단 주체를 심판관으로 하고 신청이유를 제한하고, 절차를 간소화하여 신속화 · 간편화를 도모하였다.

2) 무효심판제도와의 비교

현행 무효심판제도는 당사자계 분쟁해결 수단으로, 비용 · 절차 대응 등의 청구인 부담이 높고 절차 복잡성으로 공중심사기능이 부족하다는 문제가 있다. 하지만 취소신청제도에서 신청인은 취소신청이유만 제공하면, 이후 특허권자의 소송에서는 특허청이 대응함으로써 청구인의 부담이 경감된다. 즉, 무효심판에 비하여 취소신청제도는 비교적 간단하고 부담이 없는 절차로 특허등록의 초기에 재검증이 가능하다.

(3) 특허취소신청절차에서의 특허의 정정(제132조의 3)

특허권자는 특허취소결정을 하기 위해 심판장이 기간을 정하여 의견서제출 기회를 준 경우에 그 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 특허취소신청절차에서의 특허의 정정은 정정심판과 마찬가지로 제136조 제1항 각호의 경우에만 가능하다. 제136조 제1항 제1호 및 제3호는 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서, 제136조 제1항 제2호는 출원서에 최초 첨부된 명세서 또는 도면의 범위에서 가능하다. 또한, 제132조의 3 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. 제136조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위가 출원시에 특허 받을 수 있는 것이어야 한다. 다만, 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 이를 요하지 않는다. 의견서제출기간 내에 복수의 정정청구가 있는 경우, 최후의 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다. 제132조의 3 제1항에 따른 정정청구는 제132조의 3 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간 또는 심판관이 정정청구에 대하여 의견서 제출 기회를 준 경우에는 그 기간에 취하할 수 있다.